2015/05/13

最高法院确认在商标仿冒案件中有关商誉的地域性质

提示:金杜律师事务所伦敦IP团队作为天空传媒在该案中的委托代理人

最高法院今天对“电讯盈科诉天空”一案做出判决。最高法院确定,如果在英国对商标仿冒行为提起诉讼,原告必须证明其在司法管辖区内存在以客户形式的商誉。仅仅在英国有知名度或者在英国居民间有知名度但并没有英国客户,是不足以构成上述证明。在作出该结论时,最高法院实际上肯定了在英国先前一系列判决中采用的“强硬路线”方法。

根据该判决,上诉人星巴克(香港)及电讯盈科传媒(“电讯盈科”)针对被告(知名的传媒集团,“天空”)应当对其采用NOW TV作为网络电视服务名称的商标仿冒行为承担责任的诉讼请求没有依据,尽管审判法官认为电讯盈科在香港的NOW TV服务在英国也具有一定的知名度。

背景

2003年之后,电讯盈科在香港提供闭路式的IPTV(互联网协议电视)服务,并在2006年3月,将其命名为NOW TV。截至2012年,电讯盈科已经有约1200万用户,覆盖了香港一半的家庭用户。但由于在英国无法获得NOW TV的服务,电讯盈科在英国并没有用户。但是,部分英国公众通过以下方式获得了电讯盈科的服务:

  • 在英国永久或暂时居住并使用中文的居民在相关的日期知晓电讯盈科的NOW TV,并在香港居住或逗留期间使用了该服务。
  • 节目和预告片可以在电讯盈科的Youtube频道中观看。
  • 部分节目已经可以在国际航班(包括三班飞往英国的航班)以视频点播的形式观看。

2012年3月,天空宣布推出其新型的“机顶盒”(“OTT”)式IPTV服务(不同于闭路式IPTV,OTT式IPTV的信号通过标准的宽带连接),其名称亦为NOW TV。天空在2012年7月中旬推出了NOW TV的测试版。在天空推出服务的同时,电讯盈科已经计划在包括英国在内的全球范围推广其服务,但这些计划并没有在公众领域发布。

2012年4月,电讯盈科对天空就商标权侵权(基于其对NOW的图形化欧盟商标)及商标仿冒提起诉讼程序。在庭审中,阿诺德法官驳回了电讯盈科的诉讼请求。尤其是,他判定电讯盈科未能证明在商标仿冒的主张中的首要因素,及与其在英国服务有关的商誉(其他因素是虚假陈述和损害结果)。尽管其认为电讯盈科的服务在英国的中文社区的成员中具有一定的知名度,但是该等自然人并非其在英国为在该国确立商誉之目的用户。上诉法院支持了他的判决,但是最高院法院允许电讯盈科就该问题提出上诉。

最高法院判决

诺伯格大法官(以及认可其判决的全部其他大法官)肯定了以下原则:提起商标仿冒诉讼的原告必须证明其在英国有实际的商誉,包括就有争议的产品或服务在英国拥有客户或用户。他分析了在上个世纪以来在全部级别法院的一系列商标仿冒案件,这些案件也证实了上述原则与英国法院的观点相一致。例如,在百威案(1984)中,原告不能证明其商誉是基于在向英国出口以供英国军队和外交领域使用或向其销售而获得的,对于其产品,百威在英国普通民众中并无用户,并且百威并没有因此在英国获得广泛的知名度。

电讯盈科认为,相比于其他司法管辖区,英国的方法是不一致的,并指出了爱尔兰、加拿大、新西兰、澳大利亚、南非、香港和新加坡的案例。这些案例支持了以下观点:与特定产品或服务的商标有关的知名度或商誉应当仅仅针对知名度这一事项。但在这些案例中,诺伯格大法官注意到了对电讯盈科有利的澳大利亚联邦法院康尼格拉公司诉麦凯恩案(1992),在该案中澳大利亚法院称英国案例“与现行商业和国际贸易的需求相违背”。然而,诺伯格大法官提示该诉讼请求遭到了驳回(原告在澳大利亚并无足够的知名度),并且澳大利亚高等法院并未就该争议进行审理。

此外,新加坡上诉法院已经在2013年斯特维尔诉喜达屋案中认可了英国的方法(尽管尺度略有宽松),在该案中原告已经开始“业务前活动”,包括在推出之前的大规模广告宣传以使得公众熟悉其服务或产品。就该问题,诺伯格大法官认为,鉴于电讯盈科的计划并没有在2012年之前被广泛公布,因此法院也没有必要做出类似判决。他的结论是,在其他英联邦成员的司法管辖区的观点(包括电讯盈科依照的判决)并未明确(尽管美国的观点似乎与英国的观点一致)。

对于电讯盈科就法院应当舍弃现行的英国方法的观点,诺伯格大法官承认了法院可能会形成甚至改变与普通法原则有关的法律,例如适应实践及商业现实,但另一方面他强调,这也会破坏法律的确定性。尽管在普通法司法管辖区希望形成统一的方法,但他并不认为“在英国以外的普通法法院形成了明确的偏离‘强硬路线’方法的趋势”

诺伯格大法官同样通过商标案件对商标的地域方法(即与真实使用有关的案件以及证实仅仅可访问网站并能足够形成结论认为销售是针对在该地域的用户的判决)发现了间接支持。此外,他提出1994年《商标法》第56条(适用与“驰名商标”有关的巴黎公约第6条规定)会实际减少以其他方式被认为产生恶劣结果的可能性。根据该条规定,一项在国外使用的商标(无论注册或者非注册),如果其满足驰名商标的要求,则仍然在英国得到保护,即使其在该司法管辖区内并无客户或商誉。

最高法院的结论是,电讯盈科在英国没有用户,因此不具有建立商誉的要件。其业务活动主要是基于香港,并且如果在英国的居民与其NOW TV的服务有任何关联,他们仅可能作为电讯盈科在香港的用户,而非英国用户(应为电讯盈科的服务不可能在英国司法管辖区内获得)。对于电讯盈科的服务可以通过网站和国际航线获得的问题,这些仅仅是作为电讯盈科香港业务的拓展。

评论

最高法院的判决(自1990年著名的Jif Lemon案以来英国最高法院首次对商标仿冒案件进行审理)对于外国原告在英国提出商标仿冒诉讼请求所必须证明的内容提出了更加明确的要求。由于互联网和社会传媒使得品牌在全球范围内更易传播,而无论其实际用户是否具有地域集中性,因此对于该领域尤其如此。

在形成其判决之前,最高法院十分了解在自由竞争中的公共利益和在不正当竞争中对交易方的保护之间寻求平衡点的必要性。诺伯格大法官认为,在司法管辖区内是否有足够知名度的判决可能会因过于强调保护而非促进自由竞争而使得上述天平的失衡:

“这意味着,在司法管辖区内没有其产品或服务的任何业务或任何客户的情况下,原告可以阻止其他人在潜在的不确定的时间内就类似的产品或服务而使用诸如常见英语单词NOW在内的商标。在我看来,仅仅对其商标在本司法管辖区内就其在本司法管辖区以外的产品或服务获得知名度,不足以合理解释并给与其就在司法管辖区内使用该等商标的有效的独占权利。”
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案件引称

星巴克(香港)有限公司诉英国天空广播集团公司[2015] UKSC 31 (Starbucks (HK) Limited & anr v British Sky Broadcasting Group plc & ors [2015] UKSC 31)

百威英博公司诉百威Budvar公司[1984] FSR 413 (Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar NP [1984] FSR 413)

康尼格拉公司诉麦凯恩案食品有限公司(1992) 106 ALR 465 (ConAgra Inc v McCain Foods (Aust) Pty Ltd (1992) 106 ALR 465)

斯特维尔旅游酒店集团公司诉喜达屋酒店及度假全球公司[2013] SGA 65 (Staywell Hospitality Group Pty Ltd v Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc [2013] SGA 65)

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