2016/10/08

FIJI证明商标三案评述

作者:杨晓莉(合伙人) 张家绮(资深律师) 康立芳(律师)

一、案情简介

2012年1月18日,斐济共和国政府(下称“斐济政府”)向我国商标局申请将“FIJI PURE MAHOGANY”(第10437014号)、“FIJI PURE” (第10437015号)和“FPM” (第10437016号)注册为证明商标,指定使用的商品为第19类“人工种植的红木木材”。

商标局经审查,以前两件申请商标缺乏显著特征,后一件申请商标与引证商标(第6119374号)近似,且斐济政府在三件商标申请均未提交有效的《证明商标使用管理规则》为由,驳回了以上三件商标注册申请。斐济政府不服,向商标评审委员会提出复审申请。商评委经审查,认为斐济政府的复审请求不成立,理由可总结为:

  1. 申请商标缺乏商标应有的显著性。
  2. 申请人未提交管辖该地理标志地区的人民政府或者行业主管部门同意申请该地理标志的批准文件。
  3. 申请人提交的地理标志使用管理规则中,并未详细说明其委托的机构拥有专业技术人员、专业检测设备等,亦未提交省级或省级以上行业主管部门出具的具有监督能力的证明文件。
  4. 申请商标“FPM”与引证商标中的“PFM”构成使用在类似商品上的近似商标。申请人提交的在案证据不足以证明申请商标经使用已产生足以与引证商标相区分的显著特征,从而不致与引证商标相混淆。
  5. 申请人未提供有效的《证明商标使用管理规则》。

斐济政府对以上决定均不服,提起行政诉讼。北京知识产权法院(下称“北京知产院”)经审理,支持了斐济政府的全部诉讼请求,判决撤销了商评委的决定。被告商评委不服一审判决,上诉至北京市高级人民法院(下称“北京高院”)。北京高院经审理维持了一审判决。

二、案件焦点问题及法院的裁判要旨

(一)普通的商品或服务商标是否可以作为证明商标申请注册的引证商标

一、二审法院均指出:证明商标的作用是证明产品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质,而非指示来源。因此,原则上证明商标与普通的商品或服务商标不应互为引证商标。但是还要具体看该商标在相关公众心目中是否实际起到证明商标的作用,即便其申请为证明商标,如果相关公众仍可能将其作为商品或服务商标来认识,从而与商品或服务商标相混淆,则商品或服务商标可以作为引证商标阻止证明商标的注册。

“FPM”证明商标案件涉及该问题。一、二审法院均认为:尽管“FPM”系证明商标,但是其不包含地理名称,系一臆造词,在原告并无证据证明其在中国经使用已经被相关公众认知为证明商标而非商品商标的情况下,将其使用于同一种或类似商品仍可能会使相关公众产生混淆误认,故在该案中,商品商标可以作为其引证商标。

此外,前述关于商品类似的认定突破了《类似商品和服务区分表》的划分。即根据《分类表》两商标所指定商品被划分为了第19类的同一群组,但是一、二审法院均以双方商标所指定的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在较大差异,认定不属于类似商品。

(二)证明商标的显著性要求

在“FIJI PURE MAHOGANY”证明商标一案中,一、二审法院均认为:证明商标的功能在于证明商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质,而非区分不同的生产经营者。同时,为发挥证明商标自身的功能,在证明商标的通常构成方式中亦难免包含商品或服务的通用名称、原产地、质量或者其他特定品质等构成要素。因此,为了实现普通商标的功能而要求商标所具有的显著特征并不适用于证明商标。本案原告在申请该商标时已经将商标类型明确为证明商标,故2001年《商标法》第十一条的规定在对该商标是否具有显著特征进行判断时是不适用的。

(三)行政公开之基本要求的适用

在“FPM”证明商标一案中,商评委以“申请人未提供有效的《证明商标使用管理规则》”为其中一个理由驳回了该商标的注册申请。对于该问题,一、二审法院均认为:与普通商标注册过程中存在的“缺乏显著特征”、“不良影响”等问题不同,证明商标申请注册过程中申请人提交的《证明商标的使用管理规则》不符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的情形并非绝对导致该证明商标不能获得注册。根据行政公开的要求,商标注册审查机关在审查商标注册过程中,应该具体告知申请人提交的《证明商标的使用管理规则》不符合《集体商标、证明商标注册和管理办法》的具体情形,并给予申请人修改、补正的机会,以保障申请人的利益。商评委在该案的审查过程中以及被诉决定中均未指明原告斐济政府提交的管理规则中哪一条款不符合证明商标的使用管理规定以及为何不符合证明商标的使用管理规定,导致当事人无法在后续程序对相关商标管理规则进行修改、完善,有违行政公开的基本要求。

(四)关于相关主管机关对使用证明商标之商品的特定品质进行监督能力问题

在“FIJI PURE”和“FIJI PURE MAHOGANY”证明商标的案件中,商评委均以“申请人提交的地理标志使用管理规则中,并未详细说明其委托的机构拥有专业技术人员、专业检测设备等,亦未提交省级或省级以上行业主管部门出具的具有监督能力的证明文件”为由驳回该二商标的注册申请。一、二审法院均指出商评委以前述理由驳回两件地理标志证明商标的注册申请缺乏事实和法律依据,具体而言:

首先,专业技术人员、专业检测设备等情况系表明证明商标申请人具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力,而非表明证明商标申请人具有监督商品达到国家标准或者行业标准的能力,被告亦无法对专业技术人员、专业检测设备等情况符合何种具体标准进行实质审查,故专业技术人员、专业技术设备仅为证明商标申请的形式要件。至于证明商标所证明的商品品质达到何种标准,应交由消费者在市场中决定。

其次,专业技术人员、专业检测设备等情况应与证明商标所证明的特定商品的品质相关。作为地理标志的证明商标指定使用的商品品质可能由当地的自然条件决定,或者由自然因素和人文因素决定,或者主要由人文因素决定。由不同的因素决定的商品品质对专业技术人员、专业检测设备等的要求必然不同,应区别对待。本案中,诉争商标包含地名“FIJI”,为地理标志证明商标,指定使用的商品为人工种植的红木木材,该证明商标所要证明的特定商品的品质主要取决于原产地的自然地理条件,被诉决定对此未有针对性的考虑。

再次,斐济政府提交的相关文件中足以证明斐济政府具有监督该证明商标所证明的特定商品品质的能力。

三、金杜在代理本案过程中的经验及案件的创新意义

金杜代理斐济共和国政府全程参诉了三件案件的一审和二审诉讼。三个案件涉及的焦点问题较多、较新、且较为复杂,证明商标的申请量本身相对较少,到诉讼阶段的案件更少,很少能找到先例可循,特别是原告的身份是一国政府,从起诉最初时的诉讼文件的准备到最后实体问题的应对都是经过不断的研究和讨论,主要包括以下方面:

1. 原告作为一国政府,如何确定签字人的签字权限以及如何证明一国政府的有效存续,特别是在北京知识产权法院对诉讼文件要求较为严格的情况下,是第一步需要解决的问题。经过反复的讨论,认为一国宪法中一般会有关于政府的设立、总理作为政府首脑的相关职责的规定,再进一步查阅了斐济共和国宪法后,确认我们的想法,我们最终选择提交经公证认证的斐济共和国的宪法作为证明该国政府的成立和存续的证明以及授权代表人的身份证明,并被法院接受。

2. 关于证明商标、地理标志证明商标在申请过程中需要提交何种材料才能满足该类商标申请的要求,虽然《集体商标、证明商标注册和管理办法》有相关规定,但具体操作中仍有不明确之处,特别是国外主体申请证明商标的情形,商标局、商评委一般亦不告知需要的具体文件,有时即使在前期多次就所需文件与商标局、商评委进行沟通且亦按照要求准备了文件(如本案)后,在最后做出决定时仍予以驳回,这种结果让申请人有时无所适从,无据可依。一方面,我们主张根据行政公开原则,商评委应告知申请人所缺的文件,并如何补充,另一方面,我们亦建议客户提供满足《集体商标、证明商标注册和管理办法》中申请证明商标所需要的全部材料,给出了详细的举证意见。客户按照我们的意见搜集到了支持案件的核心证据,最终被法院认可,推翻被诉裁定。

3. 关于证明商标是否需要满足对显著性要求的问题,我们主张证明商标的功能在于证明商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质,而非区分不同的生产经营者,由此,为了实现普通商标的功能而要求商标所具有的显著特征并不适用于证明商标。该观点最终被法院所接受;

4. 在FPM案件中,虽然申请商标与引证商标核定使用的商品根据《类似商品和服务区分表》属于同一群组,但是我们仍从功能、用途、销售渠道、生产部门等角度阐述两者的实质性差别,主张两者商品不构成类似,该观点最终被法院支持。法院对于商品跨类别类似认定的较多,但是对同一群组的商品或服务认定构成不类似,还是较为少见。

证明商标和地理标志案件基数少,司法实践和理论亦处于摸索阶段,之前尚未形成较为成熟的理论。商评委公布的2015年案件总结中,涉及证明商标的仅有7件,包括金杜代理的这三个案件。三案的判决中包括很多创新的理论和操作方法,对证明商标申请注册的实践有较为重要的指导意义。

编者注:本文同步发表在金杜中国法律博客(Chinalawinsight.com)

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