2020/08/10

疏解知识产权纠纷,助力西安高新技术企业成功上市

作者:何薇、江雨航

近年来,知识产权法律风险逐渐成为证监会上市审核中关注的重点问题,尤其对科技型企业和其他主营业务涉及大量知识产权客体的企业而言,知识产权法律风险往往成为证监会上市审核的重中之重,甚至最终直接决定企业能否如期上市。据统计,有71%的拟上市企业被证监会发现并询问与知识产权法律风险有关的问题。正因如此,越来越多的拟上市企业在公布上市信息后即被竞争对手以侵犯知识产权为由诉至法院,导致涉诉的拟上市企业的上市申请程序被迫推迟或中止,甚至最终不得不撤回上市申请,暂时终止上市进程。由于目前我国知识产权诉讼周期较长、审理程序复杂等特点,其已逐渐成为同行业竞争者阻却企业上市的常用手段之一。这种手段往往会严重损害拟上市企业的合法权益,扰乱公平有序的市场竞争秩序,不利于促进构建合法、良性的竞争关系,产生恶劣的社会效果。

但是,目前普遍采取的以权属调查为重点的知识产权尽职调查很难围绕拟上市企业主营业务的各个环节和主要竞争对手的知识产权储备情况展开有针对性的知识产权法律风险分析和预警,导致知识产权纠纷逐渐成为技术密集型拟上市企业上市进程中最主要的“拦路虎”。

知识产权诉讼案件多牵涉包括拟上市企业及其关联方、下游销售商或最终用户在内的多个主体,往往存在民事诉讼与行政程序的交织,且涉案金额较大,所涉程序的时限都比较紧急,只要遭遇诉讼,势必影响发行人的上市进程。西安有相当多的高新技术企业,均面临上市与否的选择或上市前的准备。为有效防范拟上市企业遭遇突然袭击,将知识产权诉讼引起的负面影响降到最低,我们总结近年来协助拟上市企业摆脱困境的经验,提出如下防范及应对建议:

第一、拟上市企业应在递交上市申请前自行或者委托第三方服务机构开展知识产权法律风险排查,排查项目至少应包括

1. 拟上市企业自有专利、商标注册申请情况、著作权权属、商业秘密情况,并根据拟上市企业的发展计划和不同上市板块的审核要求,针对排查所发现问题制定有针对性的解决方案;

2. 拟上市企业面临专利侵权、商标争议、著作权侵权、商业秘密侵权的可能性,系统梳理拟上市企业未决进程的纠纷案件,评估对拟上市企业主营业务和上市进程的影响,并制定有针对性的解决方案;

3. 根据拟上市企业的产品和服务以及发展计划,梳理与之相关的主要竞争对手的知识产权信息,预警可能存在的风险事件,并制定事前预案。

第二、在法律风险排查结果的基础上,拟上市企业应有针对性地完善内部制度管控,结合企业的业务实际及发展方向,优化重点环节的内部控制。对于核心知识产权,拟上市企业应充分检视管控措施的有效性,如商业秘密的保密措施是否有效并与其价值相适应,企业核心技术是否已实现有效的专利布局,重点商业标识、作品著作权是否已及时申请注册或登记等。

第三、如在上市审查过程中遭遇诉讼突袭,拟上市企业应按照有关上市板块的审核要求,及时、真实、准确地披露相关涉诉情况,并与监管机构保持积极、畅通的沟通渠道。特别注意的是,在履行前述信息披露义务时,拟上市企业应审慎把握披露范围及尺度,避免因披露不当而对诉讼程序(例如披露信息过多,导致提前泄露答辩策略及证据)或上市进程(例如自查结论过于保守或依据不足的过度自信)产生不利影响。我们建议,拟上市企业应尽快聘请具有处理同类复杂案件相关经验的第三方服务机构,如律师事务所、会计师事务所、鉴定机构等予以协助。

第四、拟上市企业应高度重视涉诉案件并积极应诉。以知识产权侵权诉讼为例,拟上市企业应全面分析竞争对手起诉的权利基础,对于权利基础不稳定、权属不清晰的知识产权客体,可及时采取向国家知识产权局请求宣告无效、提起知识产权确权之诉等反制措施。同时,充分研判己方抗辩理由及事实依据,并结合企业的发展计划,分析不同抗辩事由对企业经营可能存在的不同影响,准确选择包括不侵权抗辩、合法来源抗辩、现有技术抗辩、在先使用等在内的合适的抗辩事由。需要特别注意的是,在专利侵权诉讼中,由于拟上市企业通常有吸纳投资、扩大产能的迫切发展需求,因此,在考虑是否主张先用权抗辩以及是否使用其他竞争对手的在先权利进行现有技术抗辩时需要非常谨慎。

第五、根据不同上市板块的审查标准,区别掌握应对方案。

1. 对于主板等施行审核制的上市板块,诉讼案件的胜诉可能性、对拟上市企业主营业务的持续经营的实际影响等须施以特别注意。以专利侵权诉讼为例,根据《中国专利司法保护现状及趋势分析报告(2013-2017)》,人民法院对于侵害发明、实用新型、外观设计专利权的平均判赔额分别为442,789.7元、94,645.3元、52,127.6元,判赔支持率分别为36.5%、36.8%及39.3%,均远低于此类诉讼案件中原告动辄主张的上千万元乃至上亿元的损害赔偿额。此外,拟上市企业的涉诉业务往往也并非核心业务,即便法院最终判决拟上市企业构成侵权并承担赔偿责任,上述赔偿金额通常对于拟上市企业的财务状况和持续经营能力的影响也不大。即使拟上市企业放弃涉诉部分的业务或者以其他技术替代,对拟上市企业的主营业务、盈利能力和日常经营活动也不会产生实质影响。

2. 对于科创板和创业板这类施行注册制的上市板块,对除股权纠纷以外的绝大多数纠纷案件,拟上市企业依规如实披露相关信息,并满足其他发行条件(如财务数据要求)至关重要。如何说服监管机构将侵权与否、赔偿金额多少以及对拟上市企业主营业务的持续经营能力的风险评估和最终判断的权利交还给广大投资者,把本应由司法机关裁判的复杂法律问题和技术问题交给司法机关而不进行实质性审查,是企业、券商和律师需共同解决的问题。

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