2018/03/08

连载丨英律师煮酒论IP——在这里看懂IP交易

作者:楼仙英(合伙人)张逸瑞(资深律师)龚雯怡(主办律师)

霞飞路的小酒馆里,IP交易专家英律师一樽煮酒,拆解各类IP交易。连载系列,带你一同诗酒趁年华,仗剑IP天涯。

第一章

技术出资那些事儿

第一回

江南二月,枝头犹有千点雪。 

霞飞路的小酒馆里,著名高校龙门大学知识产权成果转化办公室的负责人易教授,却在低头就着茴香豆喝着闷酒。 

这小酒馆掌柜姓曲,之前乃龙门大学法学院的教授,平生贪爱一杯小酒一壶茶,退休后索性开出这“小酒馆”,取小酒馆里亦有大江湖之意,供三两好友对酒当歌。此番见好友如此,心知以易教授之豁达,定是工作上有所困扰,遂端上小炒肉一盘,关切的问道:“虽说春寒料峭,但毕竟春意已近,何况近来科技成果转化的政策环境越来越开放,产学研结合的模式日趋成熟,教授何以如此烦忧?” 

易教授小啜一口,对着好友道:“曲兄有所不知。诚如曲兄所言,大环境使然,技术出资,特别是专利出资,成为了时下热门的话题,知识产权成果转化办公室的项目也越来越多,但与现金交易相比,知识产权交易要复杂许多。就单说这技术出资,从单纯的行与不行,到怎么才能行,诸多问题那是纷繁复杂,千头万绪,我这科研出身的人,真心怎么理也理不清楚哟。”

曲掌柜这下明白了,这易兄素来敬业,做起科研来那更是衣不解带废寝忘食,这下是遇上自己抓破脑袋也解决不了的问题了。曲掌柜沉思片刻,把易教授面前的酒壶连同那盘小炒肉一端,易教授一惊:“曲兄这是作何?”曲掌柜指了指大堂一角,道:“易兄,术业本就有专攻,何必自寻烦恼。瞧见那位没有,IP交易专家英律师,端上这小炒肉,我一会儿再给你们上碗红油抄手,保你这问题能解决。”

这英律师齐肩卷发,快人快语间尽显英姿飒爽之风范。一听易教授的来意,耐心道:“教授,您问的这问题还真挺热门,不过可不是三两句话就能解决的。就说这技术出资到底可不可行这一基本问题吧,尽管根据《公司法》的相关规定,股东可以用知识产权作价出资,但还是需要根据具体的案件情况进行分析。一来要看要用什么样的专利出资,二来还要根据项目的具体情况对具体出资的方式及其可行性进行考量。”

易教授一听,科研人员刨根问底的劲儿就上来了,“您所说的‘什么样’的专利,作何解释?专利权还分很多种么?” 

英律师夹起一块小炒肉:“‘专利’这两个字是较为宽泛的说法。从法律状态而言,专利可以被区分为申请中的专利,对应‘专利申请权’,和授权专利,对应‘专利权’。对于授权专利而言,又可以根据授权区域分为境内专利权和境外专利权;就权利本身而言,专利权还可以被划分为专利所有权、专利使用权。在专利出资这个话题项下,每一种类型的权利那可都是有得一说的。”

这话题一起,曲掌柜也是兴趣斐然,追问道:“您方才提到了这境外专利,难道仅在境外申请并且获得授权的专利,也能用来向中国的公司出资么?”易教授更是提起了兴致,赶忙把英律师和自己的酒都满上:“这您可要仔细说说,龙门大学近期正好和美国一所大学洽谈合作项目呢,双方打算在中国设立一家中外合资公司,难道美国大学真的可以用在美国获得授权的专利向合资企业出资么?”

英律师轻呷一口,微微一笑,“您二位啊,酒喝的专业,这乍暖还寒时候,正是一杯黄酒好将息,这问题问的也真挺专业,从法律法规来看,关于能否以境外专利权出资这个问题,暂时并没有有针对性的具体规定。综合散落在诸多法律法规中的各项规定,知识产权出资应当满足三项较为概括的要求,第一可以进行评估;第二可以转让;第三不被相关法律法规所禁止。因此,单从法律法规层面来看,倘若能够满足上述三项要求,以境外专利权出资确实并不存在实质性的障碍。”

易教授这下激动了,“这可太好了,那咱们龙门大学和美国大学的合作项目中,就让美国大学直接以境外专利的形式向拟在中国成立的项目公司出资吧! 

这厢谈的热络,那厢小二端来了这店里的招牌红油抄手。英律师尝了一口抄手:“别急别急,实践中,这里面的道道儿多着呢,可没那么简单。正如这抄手,你说和这上海的馄饨广东的云吞一起,均莫不过面皮和馅儿,却偏生以这‘红汤’之妙独具特色,汤汁调放更是精妙之处见真功。境外专利出资亦是如此。实践中,一方面,在设立项目公司的过程中,和惯常的现金出资亦或境内技术出资至少在概念上存在差异,当地的工商以及商务部门可能因为不熟悉相关操作而并会不认可这类出资方式,因此需要在前期和相关部门进行充分的沟通和协调;另一方面,《公司法》要求,对作为出资的知识产权应当评估作价,核实资产,不得高估或低估作价。对于用作出资的无形资产,评估师在评估时本身就会较为严格,而在对境外专利进行价值评估时,评估师通常会更加谨慎。特别的,评估相关的准则中一般要求评估师不得以预先设定的价值作为评估结论,因此,对于境外专利的评估价值能否达到双方预期也有待商榷。此外,从商业角度而言,以境外专利权出资对项目公司的实质性意义也需要结合项目公司的商业规划、境外专利的稳定性和技术全面覆盖性进行综合考量。”

易教授这下可是再好的抄手也及不上技术出资的那些道道了,着急的说:“对了,您刚才还提到了专利申请权和专利使用权。难道专利申请权和专利使用权也可以用来出资么?以专利权出资的实践操作又是如何?”

英律师又吃了口抄手,起身道,“知识产权交易确实有些复杂,在实践操作也有很多注意点,不过这会儿我真得走了,要不,有机会,我们小酒馆再见?”

<未完待续>

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