2019/03/22

英国脱欧未定,IP策略先行

作者:楼仙英张逸瑞 、傅广锐

随着2019年3月29日的逐步逼近,英国进入了正式脱离欧盟的倒计时。媒体报道众说纷纭,各大看点让人眼花缭乱。在大家都在关心英国是否会真的脱欧的当口,让我们聊一些实在的:在欧洲的知识产权投资该怎么办?

欧洲的专利和版权持有者应该还可以比较淡定。专利方面,对欧洲专利局(EPO)签发的专利做出约束的是《欧洲专利公约》(European Patent Convention),该公约本身独立于欧盟之外。因此,在英国确立有效性的欧盟专利将在英国持续有效;版权方面,版权本身就在各自的国家创设,欧盟和英国都是为版权保护提供对等权利的国际条约的成员,因此就算英国真的脱欧,版权也不会受到影响。

不过,当我们把话题转到欧盟的商标和已经注册的共同体外观设计,英国脱欧带来的影响真可谓不可小觑。众所周知,在英国的各类财产权利中,只有已经注册的欧盟商标和欧盟共同体外观设计可以在全欧洲范围内均具有效力,而过渡性协议中明确规定:欧盟在商标和外观设计领域的规定自2019年3月30日0时起不再适用于英国。

一、 不容乐观的事实和传说中的“过渡期”

必须承认,对于欧盟的商标和已经注册的共同体外观设计而言,当前的事实并不乐观。以下简单总结了商标方面的部分要点:
 


或许忧心匆匆的你已经注意到,当前的英国脱欧协议草案中提出了所谓“过渡期(transition period)”的概念,即2019年3月30日至2020年12月31日,并针对“过渡期”有一些特殊的规定,例如:

对于已经注册的欧盟商标和共同体外观设计

对于已经注册的欧盟商标,“过渡期”内,权利人可以获得一项经“克隆”的权利,简而言之,便是无需经过任何特殊程序,就可以自动针对同一商品或服务获得基本相似的权利,从而在英国成为权利人。英国知识产权局甚至提出,任何欧盟商标都将按照欧盟知识产权局提供的相关数据自动转换,商标持有人不需要向英国知识产权局再次提出申请,英国知识产权局也不会就商标转换注册收取任何费用。此外,“克隆”形成的英国商标,其续展日期与相应的欧盟权利也将保持一致。共同体外观设计的情况与商标类似。

对于申请中的欧盟商标和共同体外观设计

如果在过渡期结束前已经申请欧盟的商标但仍未完成注册,在过渡期到期后的9个月内,权利人可以在英国申请同等的保护,从而维持原先在欧盟所享有的优先日相关权利以及可以适用的英国关于先前权(seniority)的权利。

对于共同体外观设计权利而言,对于在过渡期结束时依然存在的未注册的欧盟外观设计,将在剩余保护期内继续在英国受到保护和实施。

然而,“过渡期”目前为止都还是镜花水月,倘若英国在没有达成协议的情况下就退出了欧盟,那所谓的“过渡期”便会是一场空。这种情况下,上述所言种种也就不存在了。没错,不确定性将会是所有IP持有人面临的巨大问题。比如,迄今为止,英国知识产权局都没有完全明确将如何对在英国提出新的商标申请进行审查。

二、 怎么办?

尽管还英国脱欧目前为止还是雾里看花,有些准备工作倒确实考虑启动了,你也一定已经收到了很多忠告。

我们相信,大多数靠谱的忠告针对的应该都是未来的不确定性,毕竟,在一系列的不确定到来之前,在有限的时间内将更多能够确定的权利抓在手中至关重要。比如:

  • 续展?要快:对于已经进入续展申请期的欧盟注册商标和共同体外观设计,立刻完成续展申请(如需)。

  • 单独申请?是个好主意。立即行动向英国知识产权局申请英国商标。这项工作中也应当包括对于注册英国商标的全面检索,确认所使用的商标和先前已经存在的英国权利之间是否存在冲突,并根据检索的结果重新规划在英国的商标策略。

  • 正在争议中?尽快解决。对于已经开始的争议,例如商标异议、被撤案件或其他诉讼等,应当在不确定性到来之前尽早解决。

上述策略的确能够在最大程度上降低不确定性带来的风险,确保自身权利在英国或欧盟的有效性不够影响。不过,在把目光锁定在权利维护的时候,切记带上你的知识产权交易律师去看一眼知识产权交易中的那一堆协议,例如许可协议、安全协议等,要知道:在英国脱欧的情况下,知识产权交易协议中的许可权利本身、许可范围等很有可能都需要做出修正,甚至是交易本身涉及的对价,都有可能需要做出调整。

和权利维护相比,知识产权交易可能更为复杂,要做的准备工作可远远不止在英国递交一份独立的申请那么简单。例如:

  • 涉及的主体更多:例如许可方、被许可方、转许可方等等;

  • 需要将涉及英国的权利进行全面的梳理:所谓牵一发而动全身,一旦某项交易涉及的权利可能会因为英国脱欧受到影响,需要在整个交易链条的各个环节进行梳理。例如,你有可能需要弄清楚,你对作为许可方许可其他主体的、或者作为被许可方获得许可的是从欧盟商标、未注册或注册的共同体外观设计中所衍生的英国权利,还是本身就源于英国的权利,并且根据梳理的结果确认是否需要调整协议。

  • 商业模式、商业条款统一调整:商业模式和商业条款设计的基础是许可权利的本身和许可范围,包括地域范围、时间范围和行业范围等等,一旦和英国相关的某项权利变得不确定,商业端的调整也需要尽早考虑,甚至是付款的金额和支付进程,都可能需要重新审视。

另外,考虑到说不定真的从天而降的“过渡期”,让你的知识产权律师审视一遍已经签署或即将签署的知识产权协议,看一看会不会有哪些条款会限制将来在英国的“克隆”也必不可少。

说起知识产权律师,一旦脱欧,目前所聘用的英国律师很可能不再具备在欧盟知识产权局(EUIPO)处理案件的能力。从这个角度,所有人都应该努力,在这个时间点做出更为全面的应对策略。

感谢资深秘书杨旸对本文的贡献。

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