2018/05/10

金杜知识产权主题月 | 魔高一尺道高一丈:抢注BV大牌有一套,结果不还是被无效

作者: 林久初(合伙人)、王斯(商标代理人)

资料整理:林珊珊(律师助理)

案件焦点: 对于具有一定知名度的注册商标被他人抢注在无关产品上,如果抢注方有大量抢注他人知名商标的情况,可以认定其有不正当竞争或者谋取非法利益的意图,适用《商标法》第四十四条第一款规定,认定为通过不正当手段取得注册,应予宣告无效。

《商标法》第四十四条第一项规定,“已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

近日,商标评审委员会在《关于第13628603号“Bottega Veneta”商标无效宣告请求裁定书》(商评字[2018]第0000017387号)中,援引《商标法》第四十四条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形,予以无效宣告。

在该案中,争议商标为“Bottega Veneta”。金杜作为无效宣告申请人的代理人,在对其提出的无效宣告申请中主张,经过无效宣告申请人长期宣传和使用,Bottega Veneta作为申请人的商标和商号已在服装、箱包等相关领域具有极高的知名度。争议商标损害了申请人的商号权。争议商标与无效宣告申请人注册在先的第1142439号、11880270号“BOTTEGA VENETA”商标构成相同商标;争议商标是以不正当手段取得注册,不具备真实使用意图,且具有欺骗性,易使相关公众对商品的来源和质量产生误认;争议商标属于抢注人大量抢注的众多商标之一,其商标抢注行为有悖于社会主义道德风尚,易产生不良影响。以上情形违反了《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定。

商标评审委员会认为,虽然争议商标指定商品为“护理器械、健美按摩设备、矫形用物品、口罩、理疗设备、奶瓶、外科植入物(人造材料)、牙科设备和仪器、缝合材料、避孕套”等,与引证商标赖以有名的箱包产品不构成类似商品,但被申请人在多个类别商品上申请注册了“陌陌”、“墨迹”、“俏江南”等众多知名商标在内的多件商标,该行为明显超出了正常的生产经营需要,具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或谋取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序,已构成《商标法》第四十四条第一款的以其他不正当手段取得注册的情形。据此,商标评审委员会认定无效宣告申请人主张的理由成立,争议商标予以宣告无效。

短评:

商评委在裁定中指出,申请人提交的证据虽能证明引证商标具有较高知名度,但争议商标指定使用的护理器械等商品与申请人主张驰名的包、鞋等商品差异较大,争议商标的申请未构成违反驰名商标的有关规定;关于侵犯商号权问题,应考虑双方商品的关联程度,本案中争议商标指定使用的护理器械等商品与申请人主张享有商号权的商品差距较大,不构成类似商品,故也不能认定损害申请人的商号权。但是,鉴于无效宣告申请人提交的、抢注人大量抢注他人在先有名商标的证据,商评委依据第四十四条第一款的规定,认定被申请人以不正当手段取得争议商标的注册,宣告争议商标无效。

近年来,由于目前法律缺乏对恶意注册者进行经济制裁的规定,恶意注册的违法成本低,而获利又相对比较容易,所以恶意注册行为屡禁不止,呈现高发态势,甚至还出现了诸如本案这类规模化和专业化的特点,同时也导致商标申请数量急剧上升,极大地浪费行政资源。无实际使用意图、在商品关系相差较远的商品或服务上注册他人在市场上具有一定知名度商标的情况,一直是商标界比较关注的热点和难题问题。此类抢注者往往通过较低的和解报价与品牌所有人进行协商,以从中渔利。我们呼吁权利人在面对恶意抢注行为时,可积极利用《商标法》的各项规定坚决进行维权,不给抢注人任何获利的机会,共同为创造一个良好的商标注册环境出力。

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