2021/03/18

《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》简评

作者:倪振华、黄其杰

我国知识产权领域的惩罚性赔偿制度首次体现在2013年修订的《商标法》中,并在2019年被吸收进修正的《反不正当竞争法》中。近年来,随着我国逐步加强对知识产权的保护力度,全面确立知识产权领域的惩罚性赔偿制度已经成为业内共识。2020年制定的《中华人民共和国民法典》中,概括性地规定了知识产权领域的惩罚性赔偿制度。与此相适应地,2020年修正的《著作权法》、《专利法》中均规定了一至五倍的惩罚性赔偿制度,与2019年修正的《商标法》、《反不正当竞争法》保持统一,我国知识产权领域的惩罚性赔偿制度已经基本确立。但《民法典》及各知识产权部门法中关于惩罚性赔偿制度的规定均是概括性的,因而缺乏具体及明确的适用指引,且存在部分措辞及内容上的差异,导致在实际适用中存在一定困难。为了更好地落实知识产权惩罚性赔偿制度,最高人民法院审判委员会于2021年2月7日通过了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称“《解释》”),并于2021年3月3日起施行。《解释》共7个条文,对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围、请求内容和时间、故意和情节严重的认定、计算基数和倍数的确定等作出了具体规定。现对该解释的重点条款解读如下,供读者参考。

1. 明确惩罚性赔偿的适用条件、厘清“故意”与“恶意”的关系

《解释》第一条第一款首先明确了惩罚性赔偿的适用条件,即要求被告故意侵害知识产权且情节严重。现行有效的《商标法》(2019年修正)及《反不正当竞争法》(2019年修正)中均使用了“恶意”一词。而2020年通过并已于2021年1月1日起施行的《民法典》中,采用了“故意”一词。与《民法典》中的措辞一致,在其后修正的《著作权法》(2021年6月1日起施行)及《专利法》(2021年6月1日起施行)中也使用了“故意”一词。《解释》第一条第二款规定“故意”包括了《商标法》和《反不正当竞争法》相应规定的“恶意”。这一规定统一了知识产权部门法中的不同措辞。根据最高人民法院民三庭负责人针对《解释》答记者问时的回复,“故意”和“恶意”的含义应当是一致的,应做一致性解释,而不能产生认为“恶意”适用于商标、不正当竞争领域,而“故意”适用于其他知识产权领域的误解。我们预计在下次《商标法》及《反不正当竞争法》修订时,会将表述与《民法典》的表述相统一以避免歧义。

2. 明确惩罚性赔偿的请求内容和时间

《解释》第二条第一款就惩罚性赔偿请求内容和时间进行了明确:在时间上,原告应在“起诉时”提出;在内容上,原告要明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。但结合《解释》第二条第二款的规定可知,上述时间的规定应属于倡导性规定而非强制性规定。依据该条第二款的规定,原告也可以在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求;而如果原告在二审中新提出惩罚性赔偿请求,法院应当先调解,调解不成再告知当事人另行起诉。该规定实质上与现行法律关于诉讼请求增加或变更的相关规定一致。在我国“两审终审”的制度下,这一规定可以防止原告在二审时才突然提出惩罚性赔偿的诉讼请求,损害被告的审级利益,丧失救济权利。

3. 明确“故意”的认定

《解释》第三条涉及对惩罚性赔偿第一构成要件——“故意”的认定。第三条第一款首先简要列明了在认定“故意”时应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

第三条第二款则分别列明了几种可以初步认定具有“故意”的情形。第二款第一项涉及经通知、警告后继续侵权的情形。该条肯定了通知函、警告函等对于认定故意侵害知识产权的证明作用。实践中,侵权方往往对权利人发出的警告函、律师函置之不理。而按照该规定,侵权方收到相应通知、警告后如继续实施侵权行为则可能可以适用惩罚性赔偿,该规定一定程度上能够引起侵权方对权利人发出的警告函、律师函的重视。第二款第二项涉及被告是原告或其利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的情形,在此情形下基于被告在原告或者其利害关系人中所处的管理或者控制地位,推断出其应当知晓相关知识产权的存在。该项规定虽未明确限定被告担任相应职务的时间,但我们认为,如果被告在任职期间涉案知识产权尚未形成,则不宜简单认定被告存在“故意”。第二款第三、四项涉及的情形比较类似,均是被告由于与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、业务往来等关系且接触过涉案知识产权,在此类情形下,由于被告应当知晓该知识产权的存在,故可初步认定被告具有侵权故意。相反,如果在原告与被告之间的业务或者合作关系中被告未触到被侵害的知识产权,则不能得出上述结论。第二款第五项则是将两类最为直接和明显的侵害著作权、商标权的行为认定为被告具有侵害知识产权的故意,即盗版和假冒注册商标行为。鉴于此类行为的性质,可以推定实施者具有侵权故意。

当然,以上仅仅列举了几类比较典型的情形,在适用第三条第二款中的兜底条款判断其他情形是否可以认定为故意时,需要结合被告对他人知识产权是否知悉以及相关具体行为等因素进行判断。例如,如果被告被法院生效判决认定构成侵权后,其法定代表人、股东或者实际控制人又注册其他公司继续实施相同侵权行为的,或者表面上虽然看不出新侵权者与旧侵权者之间在股东、法定代表人存在重合或关联,但从其他因素,如公司字号、员工构成、商标等方面可以初步推断二者存在合作或实际控制关系的,应认定为新侵权者具有侵害知识产权的故意。值得注意的是,该条仅是对被告具有故意的初步认定,被告应可以通过相应反证,证明其不具有侵害知识产权的故意,法院应当对此予以考虑。

4. 明确“情节严重”的认定

该《解释》第四条则涉及惩罚性赔偿的另一构成要件——“情节严重”的认定。第四条第一款规定对于“情节严重”的认定,应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为,这些均是从对于侵权行为、侵权人客观角度各个因素的衡量,而不涉及侵权人的主观状态。第四条第二款则列举了几种可以认定为“情节严重”的情形,例如侵权者被行政处罚或者法院裁判承担责任后再次实施相同或者类似侵权行为、以侵权为业等。

值得注意的是,第二款第四项规定,拒不履行保全裁定的也可以认为情节严重。从原告的角度出发,在今后诉讼中原告显然更有理由向法院申请证据保全,而一旦被告拒绝履行保全裁定,则法院可以以此为理由认定构成“情节严重”。例如在(2019)最高法知民终562号案件中,最高人民法院知识产权法庭就将被告拒绝提供赔偿证据作为认定情节严重的一个考量因素。诚然,这样的规定对原告主张惩罚性赔偿极为有利,但考虑到对被告商业秘密的保护以及举证责任的合理分配,也为了防止保全制度被滥用,建议法院未来可在初步认定侵权的情况下,再出具损害赔偿证据的保全裁定等,既能有效利用诉讼资源,又能减轻当事人不必要的举证、质证负担。

5. 明确惩罚性赔偿数计算方式

《解释》第五条、第六条分别涉及惩罚性赔偿计算基数及倍数的确定方法。关于基数的确定,《解释》第五条规定“应当分别依照相关法律,以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数”。该款中规定“分别依照相关法律”主要原因在于,当前各个知识产权部门法中对于各个损害赔偿计算方法适用时的顺位问题的规定并不一致。2019年修正《商标法》及《反不正当竞争法》中,仍然保留了原告实际损失数额、被告违法所得数额或因侵权所获得的利益两种计算方式按顺序适用的规定。而在2020年修正的《著作权法》及《专利法》中,这两种计算方式已经调整为同一顺位。因此在计算惩罚性赔偿时,应当分别适用不同知识产权部门法中的相应规定。此外,《解释》规定惩罚性赔偿的计算基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支;法律另有规定的,依照其规定。实际上,根据现行有效的《商标法》及《反不正当竞争法》以及2020年修正的《著作权法》及《专利法》的规定,合理开支均不包括在惩罚性赔偿的计算基数中。“法律另有规定”指的应是《种子法》(2015修正,2016年1月1日起施行)第七十三条,按照该规定,合理开支应纳入惩罚性赔偿的计算基数。预计在之后的修改中,《种子法》的该条文也会做适应性修改。

关于倍数的确定,《解释》第六条规定当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。如果被告因为同一侵权行为已被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕时,法院可以在确定倍数时予以综合考虑,避免过分加重被告的负担。但被告承担行政责任、刑事责任本身并不能成为其主张减免惩罚性赔偿责任的理由。

总体来看,该《解释》对惩罚性赔偿制度进行了全面而明确的规定,包括惩罚性赔偿的适用范围、请求内容和时间、主客观要件、数额计算方式等,为惩罚性赔偿制度的适用提供了明确的操作指引,有利于遏制严重的知识产权侵权行为,加强对知识产权的保护。但我们也注意到,由于制定时间上的不同,当前各知识产权部门法之间的相应制度还需要一定的时间来协调统一。在未来实践中,如何坚持损害赔偿的填平原则,既不让惩罚性赔偿滥用,又不令其束之高阁,还有待通过司法案例提供进一步指引。

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