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谁动了我的IP:高校学生在读期间所得成果是否构成职务发明

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随着高校科技成果转化工作的不断推进,越来越多的高校开始对科研成果知识产权在学术领域之外的重要商业价值有了更为深刻的认识,高校内部也在不断完善关于职务成果知识产权的管理制度。作为高校科研工作的主要发起者和主导者,教师在高校职务成果的产生过程中发挥着至关重要的作用,多数高校关于职务成果的知识产权管理也将主要围绕教职工在高校所形成的成果所展开。然而事实上,除了高校教职工之外,高校的在读学生往往也是推动科研项目进展的重要力量,而对于在读学生的成果是否应由高校享有,则缺少一些必要的讨论。

综合过往项目中的经验,我们理解,高校学生在读期间所产生的科技成果存在构成法律意义上“职务成果”的可能,在属于“职务成果”的情况下,其知识产权应当由高校所享有。在现实中,部分高校可能在相关规则的制定或执行层面或多或少地存在重视程度不足的情况。以专利为例,本文拟对高校学生在读期间所得成果的职务发明问题予以简要探讨,以供相关高校科研院所参考。

一、高校学生在读期间所得成果是否构成职务发明

1. 职务发明认定的基本路径

《中华人民共和国专利法》(下称“《专利法》”)第六条第一款对职务发明的认定以及权利归属作出了原则性的规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。”

换言之,认定职务发明存在两条基本路径,满足其中任一条即可能构成职务发明:(1)相关专利系执行本单位的任务所形成;(2)相关专利的形成主要利用了本单位的物质技术条件。

需要进一步说明的是,《专利法》对两条路径的表述中均采用了“本单位”的表述,亦即要求发明人与单位之间存在一种归属的“职务”关系。因此,在读学生与就读高校之间的关系是否构成《专利法》意义上的“职务”关系就成了相关职务发明认定中的重点环节。

2. “学生”是否属于“职务”

对于学生在读期间形成的成果是否应当归属于学校,教育部于1999年4月8日公布的《高等学校知识产权保护管理规定》第十三条已作出规定:“在高等学校学习、进修或者开展合作项目研究学生、研究人员在校期间参与导师承担的本校研究课题或者承担学校安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果,除另有协议外,应当归高等学校享有或持有。进入博士后流动站的人员,在进站前应就知识产权问题与流动站签订专门协议。”

尽管前述规定已较为明确地声明了高校层面的立场,但从法律位阶的角度来看,该规定仅属于部门规章,单纯以部门规章作为知识产权归属的法律依据的做法在实践中可能会存在一定的争议。在司法实践中亦少见引述该条作为知识产权归属的裁判依据的情形。因此,还需要回归到《专利法》的相关规定本身,对“职务发明”的认定进行全面的分析。

通常而言,司法实践中对于《专利法》中“本单位”(亦即“职务”关系)的认定落脚在双方是否存在“劳动关系”或“临时工作关系”,例如,在(2020)最高法知民终1258号判决书中,最高院指出:“根据专利法及其实施细则的规定,关于职务发明的认定,应注意:第一,适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于,产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此,判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键,在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系,仅仅是一般的合作关系,发明人并未让渡对自己的劳动支配权,则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果,归属于该单位……”。

基于上述规则,我们理解,一方面,尽管高校与学生之间存在着一定程度的“管理与被管理”的教学管理关系,但该等关系并不必然体现出所谓“让渡对自己的劳动支配权”的情况,与通常意义上的“劳动关系或者临时工作关系”也确实存在一定的差异。尽管如此,上述的教学管理关系往往会成为二者之间衍生出“劳动关系或者临时工作关系”的平台,例如:学生往往会在导师的管理下作为高校科研项目的科研团队成员,并基于该等项目参与科研工作,有时还会取得一定的科研报酬或补贴,在此等情形下,学生与高校在教学管理关系的基础上往往会形成更深一层的“劳动关系或者临时工作关系”。

司法实践中也存在相关判决对前述观点予以支持。例如:在(2017)京73民初1588号案判决书中,北京知识产权法院认为:“在涉案专利完成之时,宋某虽系T大学的研究生,并未与T大学建立劳动关系但该事实并不影响其受T大学指派参与涉案课题项目,此时,应当认定宋某与T大学存在临时性劳务关系,其系T大学的临时工作人员,属于《专利法》所规定的“本单位”人员”在此案的二审过程中,北京高级人民法院亦对上述认定予以支持。

3. 如何理解“执行本单位的任务”或“主要利用本单位的物质技术条件”

如前所述,高校与在读学生之间的职务发明问题原则上需要以二者间的“劳动关系或者临时工作关系”为前提,有基于此,《专利法》中所称“执行本单位的任务”或“主要利用本单位的物质技术条件”也需要结合高校与在读学生之间的具体关系,结合相关证据予以判断。

(1) 执行本单位的任务

《中华人民共和国专利法实施细则》(下称“《实施细则》”)第十二条第一款对《专利法》第六条中“执行本单位的任务”这一概念进一步作了拆解,执行本单位的任务所完成的发明创造包括以下三类:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

我们理解,在具体案件中,破解上述三类成果具体范围的“题眼”在于明确“本职工作”以及单位交付的“任务”;而若要明确该等概念的具体指称,则需要回归学生与高校间的“劳动关系或者临时工作关系”。以学生参与高校科研项目为例,相关“本职工作”以及“任务”往往会在“项目立项书”“课题任务书”“课题实施方案”“项目工作报告”等项目书面文件中有所体现;除此以外,导师、项目负责人与学生间关于科研项目工作的通讯记录等也有可能间接反映出学生的“本职工作”以及单位交付的“任务”内容。

(2) 主要利用本单位的物质技术条件

《实施细则》第十二条第二款对《专利法》第六条中“物质技术条件”的具体存在形式进行了列举,包括了“本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。在此基础上,《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条对“主要利用”这一概念进行了厘清:

a. 对于物质条件,指:“在技术成果的研究开发过程中,全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件,并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响”;

b. 对于技术条件,指:“该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外:(一)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件,约定返还资金或者交纳使用费的;(二)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

具体到高校在读学生相关职务发明权属判断的情形中,通常而言,高校相关研发工作的主要资金来源是项目组所承接的相关科研项目的基金,科研所需设备、器材、原材料等也多由高校通过自有资源或联系外部渠道提供,科研项目中的核心基础成果通常由主导项目的教师提供。从我们过往的经验来看,上述物质技术条件均主要由学生自行提供的情况并不多见。

二、高校学生职务发明流失的典型场景

基于上述分析,在法律层面,高校学生在读期间所产生的科技成果确实很有可能属于《专利法》意义上的“职务发明”,对于该等“职务发明”,其知识产权应由高校所享有;但在现实中,存在着相关成果最终被学生自身或其他外部主体作为权利人申请为专利的情形。对于高校而言,无疑是知识产权的流失。以下,我们结合相关司法实践,将部分高校学生职务发明流失的典型场景列示如下,以供参考。

1. 将高校在读学生在横向合作过程中到外部企业兼职或实习

除了高校自行主导的科研项目外,目前的高校科研实践中的一种常见方式是高校与外部企业之间开展横向技术合作。在横向合作过程中,学生有可能作为高校的项目组成员和外部企业甚至进驻外部企业开展研发工作,也可能会出现外部企业与进驻的学生签订兼职协议或发放实习补贴等情况。在科研项目完成后,外部企业可能会将高校学生形成的成果自行申请专利,并主张该等专利属于学生在外部企业的“职务发明”,理应归属于企业。

上述情形中,对于外部企业可能会主张以“兼职协议”或者发放“实习补贴”作为外部企业和学生之间构成“劳动关系或者临时工作关系”以及为成果提供“物质技术条件”的依据,但我们理解,相关科研项目推进过程中高校学生的“劳动关系或者临时工作关系”的归属关系应当放眼于实际的劳动或者工作组织关系以及项目的整体法律关系来看。

例如,从项目层面来看,需要针对高校和外部企业横向合作的实际情况进行有针对性的分析,在高校和外部企业所合作的项目本身就属于高校或特定机构才能够作为承担单位的项目的情况下,即外部企业本身在项目中的定位很有可能只属于辅助性的地位,而并非项目的直接承担方,因此,外部企业主张其直接享有相关项目的技术成果本身可能并不具备扎实的基础;从工作安排来看,学生在项目中往往仅听从于接受高校的委派到项目组开展工作的教师的指示并对其负责,并且以高校科研团队的组织形式仅在高校团队范围之内开展工作;从整体法律关系来看,倘若该学生并非基于独立的个人意思表示要与企业达成兼职或实习的合意,而是接受了高校关于具体科研项目的指派,那么学生其实仅仅作为高校的代表和外部企业开展科研活动,关于项目成果的知识产权安排应当根据高校和外部企业之间横向合作协议的约定来处理。

在上述提及的(2017)京73民初1588号案件中,北京知识产权法院就指出:“宋某自称自2015年10月至2016年5月期间,其以X公司实习生的身份参与该公司“燃气锅炉低氮燃烧技术装备研发与示范”这一科研项目,对此,本院认为,如前所述,涉案课题项目系市科委以公开招标投标的方式确定的项目承担单位,而该公司并非涉案课题项目的承担单位,无法指派人员参与涉案课题项目。此外,涉案课题项目在不同时期、不同阶段制作的“课题任务书”“课题实施方案”“项目技术报告”“项目工作报告”均记载宋某的工作单位为T大学,而非X公司,X公司于2016年1月向其支付1.5万元的事实本身无法证明与涉案课题项目存在何种关联性,故宋某主张以X公司实习生的身份参与涉案项目缺乏事实依据,本院不予采信。

2. 毕业论文/毕业设计相关

实践中另外一种常见的高校学生职务发明流失场景为学生自身或其他外部主体将学生的毕业论文/毕业设计所涉技术成果申请为专利。

如前所述,应当承认,高校与学生之间的教学管理关系并不必然体现为更深一层的“劳动关系或者临时工作关系”,原则上,一般也认为高校学生的毕业论文/毕业设计属于学生自身的成果,学生对相关知识产权具有一定的处分自由。

但同样不应当忽视的是,高校中,特别是在博士阶段,学生的毕业论文/毕业设计往往是基于该学生在校就读期间参与高校科研项目的科研成果而完成,在完成的过程中还需要使用相关项目所对应的项目基金,该等内容在论文本身的致谢等部分中也会专门提及。在这种情形下,就需要考虑相关成果是否涉及高校职务发明的问题了,若学校之外的其他主体所申请的相关专利的内容与学生的毕业论文/毕业设计存在同一性或是相关性,高校依然可以结合在整个项目过程中高校和学生之间的关系、项目本身的具体情况、毕业论文/毕业设计的形成过程以及相关物质技术条件的来源等主张相应的权利。

3. 高校学生在就读期间形成的技术成果于其毕业后申请专利

实践中还有一种情形是,高校学生在相关成果完成之时并未申请专利,而是待其毕业后自行创业或是入职其他单位后再基于原有的技术成果申请专利。

对于此类情形,我们理解,尽管《实施细则》第十二条第一款设置了“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内”的期限,但该等期限对应的是技术成果的形成时间,而非专利的申请时间。换言之,倘若高校能够提供充分证据证明专利所涉技术方案是发明人在读期间基于校方安排的科研项目所形成,并且能够提供其他上述提及的职务发明认定的相关要素(例如高校提供的物质技术条件等),高校依然可以主张相关知识产权的权益。

(2007)一中民初字第1749号案,被告某环境科技有限公司将发明人在原告中国科学院E研究所就读研究生期间基于科研项目所形成的成果自行申请了专利,对此,北京市第一中级人民法院认定:“从本申请权利要求1~10以及其说明书附图的描述来看,其产品的外形、内部结构和工作原理与原告E研究所的填埋气焚烧火炬以及单元燃烧器采用了相同的技术手段。显然从原告的相关证据可以毫无疑义地得出本申请的主要技术方案……相应设计图纸可以证明在本申请的申请日之前原告已经完成与本申请有关的焚烧火炬以及单元燃烧器的研发和设计工作,并且原告的焚烧火炬以及单元燃烧器技术与本申请的技术具有同一性……因此原告有关本申请属于原告职务发明创造、申请权属于原告的主张成立,本院予以支持。

三、结语

随着我国知识产权保护体系的不断完善,高校在知识产权保护工作方面已取得很大进展,但在实际运用过程中,尚存在一些不足。在“大众创业、万众创新”的环境之下,高校学生在读期间所得成果的职务发明问题将成为学校亟需解决的重要问题之一。我们建议,在大力促成科技成果转化落地最后一公里的同时,高校也应当结合自身实际情况,考虑从以下几个角度进一步做好学生相关知识产权的保护工作:

1) 完善知识产权保护制度。专门针对横向技术合作、作为承担单位参与重大项目、毕业论文/毕业设计的管理等制定相应的内部规定。例如,建立技术合作监督制度,在技术合作中,涉及到知识产权的转让、许可或者以知识产权投资入股时,高校应加强监督和管理,对一些重大项目,还应有知识产权专业人员参加到谈判、签约及合同履行的全过程,对知识产权权属等相关问题进行明确;制定技术保密制度,明确对外发表文章、交流资料、展览新技术等交流活动的审查办法,明确接待参观访问的保密措施,明确技术资料、实验数据的保管,明确技术档案的规范化;制定论文管理办法,对论文作者、署名单位、论文内容等是否符合高校相关管理要求进行严格审查。

2) 构建更为完备的职务成果保护体系。从项目数据和文档管理、项目成果归档、项目成果对外提供等构建相关的标准和制度,对于项目启动和推进的全流程进行监管,一方面使得所有的项目成果可追踪、可溯源,另一方面也为未来争议阶段的证据提供做好完全的准备;同时,严格非职务成果审查制度,对于擅自将高校的职务成果以非职务形式处理损害学校权益的,要严格查处并追究其相关人员责任。

3) 加强专业人才培养。高校可根据自身情况,增强对知识产权保护管理人员的专业培养,建立起系统的培训、考核制度;此外,积极引进专门从事知识产权相关工作的专业人员,为高校知识产权保护工作提供指导与帮助。

4) 积极开展知识产权主题教育活动,拓宽知识产权宣传渠道,加大知识产权宣传力度,提高知识产权保护意识,打开高校知识产权保护的新局面。

感谢实习生魏奕荧对本文作出的贡献。

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