商标注册文件不构成著作权权利证明—— 好来化工股份有限公司诉广州黑人日用品有限公司等侵犯著作权纠纷案

商标注册文件不构成著作权权利证明——好来化工股份有限公司诉广州黑人日用品有限公司等侵犯著作权纠纷案[1]

引言

考虑到作品无形性、分散性的特点以及著作权人对于权属问题的举证难度，对著作权人分配的举证责任不应过高。在著作权人已经提交初步权属证据的情况下，除非有实质性的反驳证据，比如第三方在先署名发表作品、权利转让合同已被生效裁判确认无效等，不能轻易推翻著作权权属的初步证据，否则将导致在先著作权人维权困难。而仅有在先商标公告或商标注册证不能当然作为认定著作权权属的反驳证据，还应有其他证据加以支撑。同时，对于侵权行为的认定应当从行为本身的性质出发，在商品包装上使用他人作品的行为应构成著作权法意义上的“复制”与“发行”。

一、基本案情

好来化工股份有限公司（以下简称“好来化工”）是作品的著作权人，该美术作品由自然人亚美·瑞拿设计完成，好来化工于1990年受让取得该作品的著作权，并于1996年在台湾经济部智慧财产局进行了著作权登记。多年来，好来公司及其授权的关联公司在产品包装、广告宣传中长期、大量使用涉案作品，“黑人牙膏”和“黑人牙刷”在中国具有极高的知名度和美誉度。

自2013年开始，好来化工陆续在广州、汕头、南宁、湛江、海南等地区的各大超市内发现了印有与好来化工涉案作品完全相同的作品的蚊香产品。侵权产品包装上载明：广州市黑人日用品有限公司（以下简称“广州黑人”）是所谓的商标的使用人，广西发昌香业有限公司（以下简称“发昌香业”）是涉案侵权产品的制造商。经查，广州黑人的法定代表人杜桂彬在未经授权的情况下，将好来化工享有著作权的作品向中国商标局提交了商标注册申请，该商标于2003年6月7日获准注册，核定使用在“杀害虫剂、蚊香、卫生球”等商品上。除在涉案产品的包装上使用涉案作品外，广州黑人还在其官网上大量抄袭、复制和传播涉案作品。

好来化工于2014年10月22日向广东省广州市白云区人民法院针对杜桂彬、广州黑人及发昌香业提起诉讼，主张三被告的上述使用行为侵犯了好来化工就涉案美术作品所享有的复制权、发行权及信息网络传播权等。

二、 案件裁判

一审过程中，三被告辩称：好来化工并非涉案作品的著作权人，亦不能证明其通过受让已经取得了涉案作品的著作权。著作权登记簿中所载明的事项未经实质审查，好来化工需提供其他证据予以佐证。在好来化工主张的受让涉案作品时间之前，案外人好维股份有限公司（以下简称“好维公司”）已公开使用涉案作品，并于1989年以该作品向中国商标局提交以涉案作品为构图的商标申请，这与好来化工的主张相矛盾。其次，杜桂彬已取得第3129592号“ ”商标的注册商标专用权，其使用以及许可他人使用该商标的行为系对其注册商标专用权的合法行使，不构成对好来化工著作权的侵犯。

一审法院审理后认为，案外人好维公司早在1989年已将涉案美术作品公开发表，其在当时即享有该作品的著作权或者已经取得著作权人的授权。该时间早于好来化工主张权利的时间，与好来化工的著作权利相冲突。著作权登记证并未进行实质性审查，因此，在1990年前，“ ”的著作权人是否为亚美·瑞拿无法证实，是否存在亚美·瑞拿此人也无法确认，案外人好维公司从何时、何处取得“ ”的著作权或者授权也无法查实。虽然案外人好维公司出具声明拟证实其经原告授权使用“ ”图形，但好维公司在此之前的著作权从何而来无从知晓，该声明不能证明好来化工在1989年前即已取得“ ”的著作权，并据此驳回了好来化工的全部诉讼请求。

好来化工不服一审判决结果，于2015年12月2日向广州知识产权法院提出上诉，并同时提交了亚美·瑞拿出具的版权转让确认书，证明其受委托创作了涉案作品，并已于1990年将涉案作品的全部著作财产权转让给好来化工。二审期间，杜桂彬第3129592号“ ”商标被商标评审委员会宣告无效，在后续的行政诉讼中，北京市高级人民法院二审最终认定：在案证据可以证明好来化工是涉案“ ”作品的著作权人，第3129592号“ ”商标侵犯了好来化工的著作权，并构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，应予无效。

广州知识产权法院审理后认为，结合在案证据已足以判定涉案美术作品著作权归属于好来化工。但针对好来化工关于被告侵犯其就涉案作品所享有的复制权、发行权及信息网络传播权的主张，广州知识产权法院认为：“涉案作品被印制在产品外包装上、并附随商品流通在不特定公众中进行扩散，客观上似乎存在对涉案作品的复制和发行行为。但是，上述行为所利用的显然不是黑人头像作品美术作品的价值，而是使用其商品指示功能，基于法律关系的确定性，好来化工指控被告侵犯其复制权和发行权的理由过于机械”，故未予支持。同时，“广州黑人在其网站显著位置将涉案作予以完整地、单独地展示，客观上通过信息网络传播了涉案作品，使得不特定公众可以在自己选择的地点和时间获取。广州黑人将涉案作品进行信息网络传播的行为，源于其所称的‘商标持有人’角色，考虑到杜桂彬与广州黑人之间的关系”，好来化工关于该行为侵权其作品信息网络传播权，予以支持。

综上，广州知识产权法院终审判决撤销广东省广州市白云区人民法院作出的一审判决，并判令三被告停止在蚊香等产品上使用涉案作品，杜桂彬、广州黑人停止侵害涉案作品信息网络传播权的行为，三被告赔偿好来化工经济损失及合理费用共计50万元等。

三、案件评析

（一）著作权权属证据的认定以及权利人举证责任的承担

目前，司法实践中针对著作权权属证据主要是采取初步证据和无反驳证据的认定方式。关于初步证据，我国现行《著作权法》第十一条第四款规定：“如无相反证明，在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者”。《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释【2002】31号）第七条规定：“当事人提供的涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等，可以作为证据。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权、与著作权有关权益的权利人，但有相反证明的除外”。国家版权局1994年发布的《作品自愿登记试行办法》第一条规定：“作品登记的主要目的是维护作者或其他著作权人和作品使用者的合法权益，有助于解决因著作权归属造成的纠纷，并为解决著作权纠纷提供初步证据”。由此可见，作品或制品上的署名、涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书等都可以作为证明著作权归属的初步证据。

实践中，为避免加重权利人的举证负担，在权利人已提供上述初步证据的情况下，应由被告提交反驳证据，证明相关作品的权利人另有他人，否则，应当对权利人提供的初步证据予以认可，而不宜苛求权利人进一步就作品的完成时间及地点等举证。最高人民法院在多个在先案例中也都采取了这一做法。在华盖创意（北京）图像技术有限公司诉中国外运重庆有限公司侵犯著作权纠纷案[2] 中，最高人民法院认为：“首先，Getty公司系美国知名的专业摄影图片提供商，涉案图片上有“Getty Images •”的水印，即Getty公司的署名……其次，……鉴于本案重庆外运公司使用的涉案图片与Getty公司享有著作权的图片完全相同，但重庆外运公司既未提交证据证明涉案图片的著作权不属于Getty公司，亦未能证明其对涉案作品的使用有合法依据。据此，可以推定涉案图片在重庆外运公司2006年使用之前已经公开发表，至于涉案图片发表的具体时间已不重要”。该案主审法官也曾评注：“在其没有提供足以推翻华盖公司提交的相关证据的情况下，华盖公司的举证责任已经完成。原审法院认为华盖公司没有完成举证责任，要求华盖公司继续提供证据证明Getty公司取得涉案图片著作权的具体时间，加重了权利人的举证责任的负担，不符合民事诉讼证据规则，不利于权利人合法权利的保护[3] ”。在另一起涉及华盖图像公司的案件中，最高人民法院也确定了同样的举证责任分配原则，认为“对初步证据的举证要求要结合案件的具体情况，所涉及作品的情况等合理进行确定。如果对初步证据要求过高，对权利人而言无疑是巨大的负担[4] ”。

（二）商标法意义上的商标申请行为以及商标初步审定公告并不必然构成著作权权属的反驳证据

在黑人案中，一审法院认为，案外人好维公司于1989年申请注册含有涉案作品的商标，其在当时即享有该作品的著作权或者已经取得著作权人的授权。该时间早于好来化工主张权利的时间，与好来化工的著作权利相冲突，并与好来化工的主张相矛盾。故在案证据不能证明好来化工对涉案作品享有著作权。

对此，笔者认为，商标权与著作权是两种不同的知识产权，其权利获取及存续方式均不相同，享有注册商标专用权并不必然表明商标注册人对该商标图形享有著作权。事实上，考虑到商标抢注及不诚信注册行为的广泛存在，商标申请人所申请的商标很可能系他人享有在先著作权的作品，该商标申请人对该作品进行商标申请并未取得作品著作权人的授权。在此情况下，其商标申请行为及相应的公告均属于对作品的无权发表，其本身即属于著作权侵权行为，当然更不能产生任何权利。而另一方面，即使不存在恶意注册行为，商标申请注册也可能仅仅是基于商标图形著作权人的授权或许可，并不能证明商标申请人是真正的著作权人。北京高院在“老人城”案[5] 及“欧尚”案[6] 中均表明，在先商标注册并不能作为商标注册人就涉案作品享有著作权的证明。在老人城一案中，北京高院经审理认为，主张对某一作品享有著作权的当事人负有相应的举证责任，华远公司称引证商标的申请注册及授权公告上载明华远公司系引证商标的权利人即可表明其对引证商标图形作品享有著作权，本案现有证据亦可表明华远公司系引证商标的权利人，但即使引证商标的申请注册及授权公告可以视为对引证商标图形作品的公开发表，该行为也仅仅向公众表明华远公司系该引证商标的注册商标权人，并不必然证明华远公司系引证商标图形作品的著作权人。法院在本案中的认定表明，申请注册商标及相应的公告仅仅是表明注册商标权的归属，并不必然证明注册商标所包含的图形作品的著作权的归属。我国现行《著作权法》第十一条第四款规定的在作品上的“署名”是表明作者身份的署名，向公众传达的意思是署名者系作品创作者。而申请注册商标及相应的授权公告中载明商标申请人及商标注册人的信息仅仅是表明注册商标权的归属，其不属于《著作权法》意义上在作品中表明作者身份的署名行为。

该案主审法官刘晓军也曾撰文称：“虽然我国《商标法》规定申请注册的商标不得侵犯他人在先合法权利，但在商标注册申请的审查过程中一般不会审查申请注册的商标是否侵犯他人在先合法权利，而是将是否侵犯在先权利作为授予商标权之后撤销注册商标的争议事由，故与他人在先合法权利相冲突的商标注册申请一般都能获得授权。因此，申请注册商标及相应的授权公告仅仅是表明注册商标权的归属，并不必然表明注册商标著作权的归属[7] ”。最高人民法院在“GREGORY山形图案”一案[8] 中也明确认可了这一观点，其认为，商标申请人及商标注册人信息仅仅能证明注册商标权的归属，不属于《著作权法》规定的表明作品创作者身份的署名行为。因此，最高院认定格里高利公司提交的就涉案作品的在先商标注册证不足以证明其商标注册人享有该涉案作品的著作权。最高人民法院于2017年1月10日发布了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释【2017】2号，2017年3月1日起施行），其中第十九条规定：“商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”尽管有观点认为，最高院的上述《若干问题规定》已经明确了商标公告和商标注册证可以作为证明著作权权属的初步证据，但笔者并不认同。首先，上述规定在第二款例举了具体的能够证明著作权归属的初步证据种类，如果认为商标公告和商标注册证也可作为权属的初步证据，没有理由不将其纳入该款；其次，上述规定在第三款明确了商标公告和商标注册证可以作为初步证据证明“商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人”，即主体身份，该款并未涉及著作权归属问题。著作权法意义上的“复制”与“发行” （三）在商品包装上使用他人作品的行为应构成尽管本案二审法院纠正了一审法院关于涉案作品权属的事实认定错误，但却认为被告对涉案图形作品的使用并非利用黑人头像美术作品的价值，而是使用其商品来源的指示功能，因此并未侵犯好来化工就涉案作品享有的复制权及发行权。对此，笔者并不认同，著作权法意义上的复制是指“即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份”，而“以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件”则属于受著作权人所控制的发行行为。《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》中亦指出，“将作品实现从平面到平面、从平面到立体、从立体到平面、从立体到立体的再现，未付出独创性劳动的，属于复制”。本案中，被告在涉案商品的包装上使用涉案作品，显然属于对涉案作品的复制与发行，应当获得著作权人的授权。事实上，在进行侵权认定时，应从行为本身的性质出发，即其行为是否属于受著作权法所规制的侵权行为，而非以侵权人实施该行为的主观意图为判断依据。在“宏达电线”案中，广东省中山市中级人民法院即认定：“被控侵权电线产品使用的装潢上使用标识中的图形部分与通达公司主张著作权的图形构成实质近似。此外，结合宏达厂和邓健强所陈述的申请商标的过程，可以认定邓健强在申请该商标时是有机会接触到通达公司主张著作权的上述作品的。由于宏达厂在被控侵权电线产品的装潢上使用标识中的图形部分未经著作权人许可，构成对通达公司上述作品复制权、发行权的侵犯[9]。”，而在“妙极”案中，江苏省苏州市中级人民法院亦指出，“妙极公司未经许可使用与登记美术作品近似图样，用于产品包装贴纸上，构成实质相似的，构成侵害复制权[10]。”司法实践中，对于工业设计图一类图形作品从平面到立体的复制行为通常不构成著作权法意义上的侵权行为，正如《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》所规定，“按照工程设计图或者产品设计图施工或者生产不受著作权法保护的工程或者产品，不属于复制”，究其根本，对于工业设计图而言，著作权法所保护的是其作为图形作品所展现出的线条与图形之美，而非该线条与图形背后所承载的技术方案。在最终制作的工程或产品不构成受著作权法保护的作品的情况下，按照工业设计图制作工程或产品的过程事实上是对思想所反映的技术方案的具体实现，或者说是对“思想”的“复制”，而这种“复制”是具有功能性的，与著作权法只保护表达而不保护思想的初衷不符，因此不应予以禁止，否则将使著作权法沦为保护技术方案的工具。但本案则完全不属于这一情形。黑人头像作品不具有任何实用功能性，本案被告复制涉案作品就是基于对黑人头像作品美学价值的复制。因此，本案被告将黑人头像作品使用于被控侵权产品包装的行为，应当属于对作品的复制和发行，对此不应有异议。