TMT投资实践：IP使用权出资，我该注意什么？

引言

在投融资实践中，一方面，部分掌握核心技术/知识产权（“IP”）的产业投资人、科研院所等出资人（“IP出资人”）在投资时，希望通过IP出资减轻自身的现金出资负担并增强目标公司的核心竞争力，实现共赢。如果出资标的是IP出资人的核心IP，IP出资人往往希望以IP使用权而非IP所有权作为出资，以保护自身利益。另一方面，相较于常见的现金出资，目标公司对IP使用权出资的了解更少，也存在些许疑问。

实践中，IP使用权出资是IP出资人和目标公司/创始人经常向我们咨询的“老话题”。IP使用权出资需要考虑诸多问题和潜在风险，我们在此进行简单介绍，希望为IP出资人和目标公司/创始人提供一些指引。

第一部分 结论

IP使用权出资作为一种特殊的出资形式，其对IP出资人和目标公司来说都有相较于现金出资、普通实物出资或IP所有权出资的特殊注意点。

就IP出资人而言，IP使用权出资面临的最大风险是在目标公司破产时破产管理人对IP使用权出资处置的不确定性。破产管理人可能将IP使用权转让给第三方甚至是IP出资人的竞争对手，亦可能终止IP使用权并要求IP出资人以现金补齐出资。对此，我们建议IP出资人提前考量目标公司破产对IP使用权出资的风险，对于对IP出资人来说特别重要的IP使用权，我们建议在投资协议中明确目标公司破产时，IP使用权授权自动终止，并可选择以现金出资替代IP使用权，避免重要的IP使用权被对外转让给竞争对手。

就IP出资人和目标公司而言，IP使用权出资需履行评估程序，以免将来对上市造成法律瑕疵。另外，由于部分地区历史上存在对IP使用权出资的限制，我们建议在IP使用权出资前与目标公司所在地的市场监督管理局确认IP使用权出资的可行性和细节性要求。

第二部分 境内IP使用权出资需注意的问题

一、IP使用权是否可以用于出资？

(一) 法律规定

《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。因此，只要用于出资的IP使用权满足合法、可估价和可依法转让三个要件，即可作为IP出资人向目标公司的出资资产。

1. 知识产权使用权属于可用于出资的财产

《市场主体登记管理条例》第十三条[1]并未将IP使用权规定为不得用于出资的财产。因此，在未设定担保等权利负担的情形下，IP使用权属于可用于出资的财产。

2. 知识产权使用权可以估价

典型的IP使用权许可是被许可人向许可人收取一定费用取得IP使用权。因此，知识产权使用权可以通过货币进行量化。另外，《专利资产评估指导意见》第十一条明确规定，专利资产评估业务的评估对象包括专利使用权。前述规定也印证了IP使用权可以进行评估量化。

3. IP使用权可以转让

根据《民法典》第二百四十条，所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。因此，如未进行IP使用权的许可授权，只有IP所有权人自己有权使用IP。通过许可行为，IP所有权人使被授权人取得了合法使用IP的权利。因此，IP使用权具有可转让性。

(二) IP使用权出资案例

IP使用权通常包括普通许可、排他许可、独占许可。一般情况下，普通许可指许可人和被许可人皆可使用IP，且许可人有权继续许可其他第三方使用该等IP；排他许可指仅有许可人和被许可人有权使用该等IP；独占许可指仅有被许可人有权使用该等IP。普通许可、排他许可、独占许可均可作为IP使用权出资的形式，但IP出资人和目标公司/创始人需关注不同形式许可对IP使用权出资估价的影响。

通过以下案例和判决，可以印证，从法律规定层面，IP使用权可以作为出资，且在出资时可以对目标公司行使、转让IP使用权等情形作出限制性约定。

1. 上市公司公告的IP使用权出资案例

2. 法院判决的IP使用权出资案例

(三) 各地对于IP使用权出资可能存在细节性要求

历史上，部分地区对IP使用权出资曾存在限制性规定。后来从立法和实践上，已经逐步放开。例如，1998年实施的《深圳经济特区技术成果入股管理办法》（深圳市人民政府令第78号）（“《深圳管理办法》”）第四条明确规定用于出资的知识产权不包括有关权利的使用许可。但2017年实施的《广东省促进科技成果转化条例》（广东省人民代表大会常务委员会第71号公告）第九条明确鼓励高等院校、科学技术研究开发机构将科技成果等无形资产的所有权或者使用权入股组建科技成果转化实体，且经电话咨询深圳市市场监督管理局，工作人员答复深圳目前允许IP使用权出资。

因此，由于各地历史上或目前可能对知识产权使用权出资存在各种限制或特殊要求，我们建议IP出资人和目标公司先行与目标公司所在地市场监督管理部门审核窗口工作人员沟通，了解当地是否允许以知识产权使用权出资，或对知识产权使用权出资是否存在任何细节性要求。

二、如果目标公司破产，作为出资的IP使用权会被如何处理？

实践中，IP出资人最担心的问题是在目标公司破产的情形下，作为出资的IP使用权会被如何处理、是否可能被转让给第三方甚至是IP出资人的竞争对手。

(一) 作为出资的IP使用权存在被破产管理人对外转让的风险

根据《企业破产法》第十八条规定，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。根据《企业破产法》第二十五条，破产管理人有权管理和处分债务人的财产。因此，实践中，破产管理人可能将作为出资的IP使用权理解为目标公司财产，对外进行转让等处分行为。由于IP许可给予了目标公司一定的使用期限，破产管理人可能要求IP出资人继续履行协议，使目标公司或破产管理人指定的受让方继续使用该等IP。

(二) IP出资人可能被破产管理人要求以货币形式补充出资

根据《企业破产法》第三十五条规定，人民法院受理破产申请后，债务人的出资人尚未完全履行出资义务的，管理人应当要求该出资人缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。由于IP使用权出资是IP出资人允许目标公司在一定期限内使用相应IP，货币估价反映的正是目标公司在前述期限内使用相应IP的价值总和。因此，如果目标公司在IP使用权到期之前破产，特别是在投资协议中约定了目标公司进入破产程序IP使用权即终止授权的情况下，破产管理人可能将IP使用权出资理解为等值于IP使用权剩余期限价值的出资尚未实缴，从而有权要求IP出资人以货币形式补齐出资。

在上述情况下，如IP出资人已用货币形式补齐出资，IP出资人对目标公司的出资义务即已履行完毕，目标公司无权再在剩余期限内使用相应IP。如IP出资人未用货币形式补齐出资即终止目标公司使用相应IP，IP出资人可能被法院认定为抽逃出资，并被法院强制要求将相应IP提供给目标公司继续使用[4]。

由于IP出资人在目标公司破产时承担的补充出资义务与IP使用权出资时的估价密切相关，我们建议IP出资人对IP使用权出资进行合理估价，避免过高估价导致IP出资人承担过重的补充出资义务。另外，如果IP出资人用于出资的IP使用权对IP出资人来说特别重要，不希望在目标公司破产时被对外转让，我们建议在投资协议中明确目标公司破产时，IP使用权授权自动终止，促使破产管理人要求IP出资人进行现金补充出资，而非将IP使用权转让给第三方。

综上所述，由于破产程序中，破产管理人对目标公司具有较强的控制力，我们建议IP出资人就项目具体情况与有经验的投融资律师和破产法律师沟通，提前规划目标公司破产时的IP使用权出资处置风险，避免IP使用权被破产管理人转让给第三方甚至是IP出资人竞争对手。

三、IP使用权对境内目标公司出资有哪些特殊关注点？

(一) IP使用权评估

根据《公司法》第二十七条，对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。因此，在IP出资人以IP使用权出资的情形下，需在出资前对IP使用权进行评估。

估值是一门艺术，不同的评估机构对IP使用权的估价可能存在巨大差异。因此，我们建议在投资协议中约定评估机构的指定程序，以避免IP出资人和目标公司现有股东对IP使用权的估价产生纠纷。

(二) 专利使用权和商标使用权备案

根据《专利实施许可合同备案办法》第五条规定，当事人应当自专利实施许可合同生效之日起三个月内办理备案手续。根据《商标使用许可合同备案办法》第四条规定，商标使用许可合同自签订之日起三个月内，许可人应当将许可合同副本报送商标局备案。因此，如IP出资人作为出资的IP使用权为专利使用权或商标使用权，IP出资人需及时办理备案手续。

(三) IP使用权出资不实风险

IP由于其特殊性，需要IP出资人持续维护IP，以保证作为出资的IP使用权的价值。例如，以技术秘密使用权出资，IP出资人需要采取严格的保密措施避免技术秘密公开；以专利使用权出资，IP出资人需按时缴纳年费以保证专利处于有效状态等。如IP出资人未能维护相应IP，或相应IP侵害第三方IP，则IP使用权出资的实际价值和评估价值可能产生巨大差异，导致IP出资人出资不实。另外，在普通许可的情形下，IP出资人可能继续授权其他第三方使用相应IP，导致IP出资使用权价值下降。

因此，我们建议目标公司/创始人最好要求IP出资人以排他许可或独占许可的形式许可目标公司使用IP，并在投资协议中明确IP出资人就相应IP的合法性和维护承担的义务及其违约责任。

(四) IP出资人对目标公司使用IP的限制

实践中，用于出资的IP使用权对IP出资人来说往往也具有重要价值。如果目标公司获得IP使用权后，继续对外授权第三方使用该等IP，将导致相应IP价值出现减损的风险。另外，如果目标公司对外转让该等IP使用权，将导致相应IP被第三方甚至是IP出资人竞争对手掌握的风险。

因此，我们建议IP出资人在投资协议中明确未经IP出资人同意，目标公司不得再将该等IP使用权许可给其他第三方使用或向第三方转让该等IP使用权及相关资料。另外，我们建议目标公司/创始人在投资协议中明确目标公司生产经营相关主体均有权使用作为出资的IP使用权，避免因受到使用限制而影响目标公司生产经营。

第三部分 境外IP使用权出资需注意的问题

一、如果目标公司破产，作为出资的IP使用权会被如何处理？

相较于境内IP使用权出资，境外部分地区的目标公司破产时，IP出资人就境外IP使用权出资受到的保护更强。

以美国为例，美国破产法第365(c)条规定破产管理人无权在未经合同相对方同意的情况下转让特定合同项下的义务[5]。在In re Sunterra Corporation案中，美国联邦第四巡回法院认为破产管理人无权在未经授权人同意的情况下擅自将软件使用权转让给第三方[6]；在In re CFLC, Inc.案中，美国联邦第九巡回法院认为破产管理人无权擅自处分受其管理公司所享有的普通许可[7]。但是，对于破产管理人是否有权决定转让排他许可或独占许可，美国各法院的判决存在不同意见[8]。因此，美国法院的判例确立了就除排他许可和独占许可以外的IP使用权而言，破产管理人受到美国破产法第365(c)条规定的约束，无权在未经授权人同意的前提下擅自转让该等使用权，且美国部分法院认为破产管理人亦无权擅自转让排他许可和独占许可。因此，在美国目标公司破产的情形下，破产管理人直接转让IP使用权从而对IP出资人造成损害的风险较境内情形更为可控，但IP出资人仍需根据破产管理人的要求，承担补充出资等义务。

我们建议IP出资人以普通许可的形式出资，但需要注意普通许可对IP使用权估价的影响，且在投资协议中明确，在目标公司进入破产程序时，IP出资人终止对目标公司的IP使用权授权。这一条款在美国众多大学的IP使用权出资协议模板中已得到广泛运用[9]。另外，由于境外IP使用权出资涉及的法域可能很广，我们建议IP出资人在以IP使用权对境外公司出资前，先与有经验的律师沟通，了解目标公司破产对IP使用权造成的影响，以评估风险。

二、IP使用权对境外目标公司出资有哪些特殊关注点？

相较于境内法律法规，境外公司法对出资的要求更加宽松，IP出资人以IP使用权对境外目标公司出资一般不存在障碍。以开曼和美国为例，开曼公司法未对出资形式作出具体规定，IP使用权出资并未被法律禁止；就美国公司而言，IP使用权出资已成为众多科技企业的孵化剂。例如，斯坦福大学曾独家许可谷歌公司使用搜索引擎专利，取得了谷歌公司180万股[10]；麻省理工大学曾独家许可纳米级磷酸铁锂电池技术给A123公司，取得了A123公司20万股[11]。

与IP使用权对境内目标公司出资类似，以IP使用权对境外目标公司出资时首先要关注的是对IP使用权的合理估值[12]，也建议根据实际情况对IP出资人的义务和目标公司的使用范围/限制作出详细约定。

另外，由于境外各地的IP许可相关法律存在差异，目标公司所在地、IP出资人所在地、IP授权地等相关地区的法律可能对IP许可有备案要求。我们建议目标公司/创始人在投资协议中明确如需备案，IP出资人需及时完成IP使用权的备案程序。

结语

IP使用权出资对IP出资人和目标公司/创始人来说都有许多需要注意的问题。最后，一如既往，欢迎大家与胡Par交个朋友。