知识产权与资本市场：IPO遭遇专利侵权案件“狙击”应对方案之合法来源抗辩 - 金杜律师事务所

引言

在本系列专题研究的上一期文章《知识产权与资本市场系列（四）：对上市过程遭受“专利恶意诉讼”进行维权要点简析》中，我们对拟上市企业遭到专利恶意诉讼后的维权问题进行了探讨。本文将转换视角，探讨非“恶意”专利侵权诉讼情况下，企业主张合法来源抗辩的问题。事实上，非“恶意”专利侵权诉讼往往更可能成为企业上市受阻的重要原因。尤其是在侵权事实已经确认的情况下，如何避免因诉讼对企业经营产生重大不利影响导致上市被紧急叫停甚至更严重的后果，是拟上市企业应当做好战略准备的重要命题。

合法来源抗辩是企业在专利侵权诉讼中免责的常见理由，如果被诉侵权产品系拟上市企业通过外部渠道采购，企业在专利侵权诉讼中主张合法来源抗辩成立，即可以在侵权事实存在的前提下，免除赔偿责任的承担，在已支付合理对价的情况下，还能进一步免除停止使用的责任。这意味着作为具有合法来源的专利侵权产品采购者的拟上市企业，除可能需要承担权利人的维权开支以外几乎无需承担赔偿责任，已支付合理对价的企业更无需停止使用，不会对企业经营产生重大不利影响。对于可能的赔偿或损失，企业可以在事前通过在合同中设定专门的知识产权条款将风险转移，避免对企业经营产生重大不利影响进而影响上市。

本文中，我们将结合法律法规和司法案例，重点讨论专利侵权纠纷中合法来源抗辩在实务中的认定问题，在此基础上对相关上市过程中的受诉企业提示应对策略建议。

一、专利侵权合法来源抗辩相关规定

《中华人民共和国专利法》第七十七条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。”

根据上述法律规定，我们认为，可以从以下几个重要维度来理解合法来源抗辩的适用主体范围以及对应免除的责任范围：

免除赔偿责任仅适用于使用、许诺销售或者销售专利侵权产品的侵权人。

合法来源抗辩仅适用于使用、许诺销售或者销售专利侵权产品的侵权人，专利侵权产品的制造者不适用该抗辩。如果专利侵权产品具有企业作为生产制造者的商业外观如贴有企业的标识等，那么即使企业仅是销售者也可能被认定为生产制造者无法适用合法来源抗辩。

免除停止使用的责任仅适用于合法来源抗辩成立且已支付专利侵权产品合理对价的善意使用者。

对于已经支付专利侵权产品合理对价的善意使用者，其本身不存在故意或重大过失，如果还要求其停止使用产品的行为，则对善意使用者和交易秩序而言有失公平，不利于保护交易安全。因此，最高人民法院在司法解释中为专利侵权产品的使用者承担停止侵权责任规定了“但书”条款，将善意使用者排除在外。换言之，以合理价格购买专利侵权产品的善意使用者既无须承担赔偿责任，也无须停止使用。

合法来源抗辩成立时仍应承担权利人维权的合理开支。

合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩事由，而非不侵权抗辩事由，合法来源抗辩成立，并不改变相关受专有权利规制的行为的侵权性质。在合法来源抗辩成立的情况下，被诉侵权人虽然免于承担赔偿损失的责任，但应当相应地承担其他法律责任，维权合理开支系基于侵权行为而发生，权利人为获得停止侵权救济的合理开支仍应得到支持。[1]

二、专利侵权合法来源抗辩的审查认定条件

根据我们代理的同类案件，我们总结出，在司法实践中，成立合法来源抗辩需要同时具备主客观两个条件：第一、主观要件：侵权人不知道其所使用、许诺销售或者销售的产品系专利侵权产品，无主观过错；第二、客观要件：侵权人购买侵权产品有正常的商业渠道，具有合法来源。

关于专利侵权合法来源抗辩审查认定过程中的举证责任分配以及审查原则，结合《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条规定[2]和最高人民法院在(2019)最高法知民终118号判决书[3]、(2020)最高法知民终758号判决书[4]的认定，可以显示出，法院对于合法来源抗辩的审查采取了先客观后主观的方式：

由侵权人提供其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理的证据，以证明其实际不知道且不应当知道其所使用、许诺销售或者销售的产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出；
由专利权人提供相反证据以证明侵权人知道或应当知道其使用、许诺销售或者销售行为构成侵权；
由法院审查侵权人是否对侵权产品来源的合法性尽到了合理注意义务。侵权人的经营规模、专业程度、市场交易习惯等，可以作为确定其合理注意义务的证据。产品合法来源证据与其合理注意义务程度相当的，可以推定侵权人不知道被诉侵权产品侵害专利权，其主张的合法来源抗辩成立。

(一) 关于合法来源抗辩的客观要件认定

关于合法来源抗辩的客观要件，侵权人需要对专利侵权产品具有合法来源的客观事实进行举证。根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条规定、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第三款规定[5]，合法来源的相关证据包括合法的销售渠道、签订正式的买卖合同、合理的产品价格和明确的供货方等符合客观交易习惯的相关证据。

在侵权人举证其合法来源后，法院对合法来源证据中交易的相对方、交易的真实性、交易行为相关证据之间的关联性、交易行为与侵权产品的同一性等，进行审查。对于该等客观要件的认定，结合常见要点，我们分析、归纳如下：

1. 侵权人取得的专利侵权产品本身为“三无产品”的，不能当然推定该专利侵权产品没有合法来源。

经对相关案件判决书观点整理，实务界主流观点认为侵权人取得的专利侵权产品不符合《产品质量法》规定的，不必然导致合法来源抗辩不成立。产品标的物本身的特点仅是判断侵权人是否实际不知道且不应当知道所使用、许诺销售或者销售的产品系专利侵权产品时需要考量的因素之一，还需要回归到商业语境综合考虑侵权人的主体资质、经营规模、是否受到侵权警告等因素。

在(2019)最高法知民终417号案[6]中，最高人民法院认为：“专利侵权具有复杂性，判断销售者是否实际不知道且不应当知道所销售的产品系专利侵权产品时，需要综合考虑销售者的主体资质、经营规模、是否受到侵权警告、产品标的物本身的特点等因素。其中，产品标的物本身的特点，包括销售者所销售的产品属于违反产品质量法关于应在产品上标示相关生产者信息的强制性规定即所谓的‘三无产品’，仅是需要考量的因素之一，亦不能由此直接得出销售者明知或应知该产品属于专利侵权产品，进而得出销售者存在知道所销售的是专利侵权产品之主观过错的认定结论。”

在(2020)最高法知民终1176号案[7]中，最高人民法院认为：“被诉侵权产品未按照产品质量法规定标注产品名称、生产者名称和厂址等信息，销售者销售该类产品的行为可以由相应行政管理机关依法查处，但不能以此认定销售者知道或应当知道该类产品涉嫌侵害他人专利权。也即，产品质量法的上述规定与专利法具有不同的规范功能，故不能以产品质量法的规定作为评价专利侵权纠纷中销售者存在主观过错的法律依据，进而判定其合法来源抗辩不成立。”在(2020)最高法知民终895号案[8]中，最高人民法院亦有类似论述。

在(2021)最高法知民终1138号案[9]中，最高人民法院认为：“原审被告在本案一审程序中主张合法来源抗辩提交的仅为淘宝网订单页打印件，两笔订单的淘宝用户会员名不一致，淘宝网交易时间距离原审原告取证时间间隔长达一年以上，且在该淘宝网店已查找不到相应自拍杆产品，仅凭原审被告提供的淘宝网订单页所显示的产品照片，无法确认与被诉侵权产品是否完全相同。其次，被诉侵权产品上没有生产厂家、厂址、质量合格证明等标识，可作为认定销售商是否尽到合理注意义务的重要考虑因素。原审被告自述以4.5元的较低价格于2016年2月、4月先后两次从同一家网店购进多个自拍杆，虽然其声称不知道所购为‘三无产品’，但从其在时隔两个月后再次购买相同产品，其经营的线下店铺实际出售‘三无产品’来判断，可以认定其对自拍杆无标识的情况是知晓的，没有尽到销售商的合理注意义务。且本案经过一审、二审，原审被告亦未补充提交其他证据。故原审被告关于被诉侵权产品具有合法来源的抗辩理由不能成立，仍应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。”最高人民法院虽然最终认定原审被告合法来源抗辩不成立，但专利侵权产品为“三无产品”也只是认定合法来源客观事实的原因之一，主要原因仍为原审被告提交的主张在合法销售渠道取得案涉侵权产品的证据证明力不足。

2. 侵权产品上有侵权人的商标、名称等信息的，可能被认定为生产者，不适用合法来源抗辩。

企业无论是从供应商处购买产品标识上自身商标、名称等信息，或者采取OEM（代加工）、ODM（贴牌加工）等方式委托代工厂制造产品打上自己的品牌后进行销售的，依照《最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》[10]，法院将认定企业为生产者，不能适用合法来源抗辩。

在(2021)最高法知民终1784、1840号案[11]中，最高人民法院认为：“被诉侵权产品标记的企业名称、注册商标‘xxxxx’和公司地址均为原审被告一的真实企业信息，标记的全国服务热线‘××××××××××’和销售热线‘××××-××××××××’均为原审被告二的企业联系方式；被诉侵权产品制造于2017年6月，此时原审被告二是原审被告一注册商标‘xxxxx’的被许可使用人；被诉侵权产品销售门店展示的‘xxxxx’中国驰名商标铭牌、‘XXXXXXX’精英合作伙伴铭牌分别由原审被告一和原审被告二持有，原审被告一、原审被告二对上述事实的真实性予以确认，且被诉侵权产品销售门店为‘xxxxx’专营店经营模式，以及POS签购单商户名称为‘沈阳市某某经销处’的事实，足以使相关消费者确认该销售门店与原审被告二、原审被告一存在关联关系，为其确认的授权经销商。根据上述事实，结合日常生活经验，现有证据已经能够初步证明被诉侵权产品系由原审被告一、原审被告二共同制造、销售。”

3. 取得专利侵权产品的交易行为是否符合交易习惯，需要结合行业、地域及交易主体的实际情况等因素综合认定。

取得产品的惯常交易模式在不同地域、行业领域甚至不同的当事人之间呈现出多元化。因此，法院在认定取得专利侵权产品的交易行为是否符合交易习惯时也呈现出不同的尺度与标准。

在(2020)最高法知民终626号案[12]中，最高人民法院认为：“记账凭证虽系原审被告单方记载，但其内容有相应票据予以对应，且金额、商品名称一致，能够佐证记账凭证的真实性。记账凭证记载了本案被诉侵权产品的进货信息，并有《临沂市某某设备厂销货清单》、货运信息及《活期存款账户明细查询》相互印证，该四份证据日期相近、金额相同、户名信息能够相互对应，形成完整的证据锁链，能够证明原审被告经营者王某通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式购买恒温阀的事实，该批恒温阀购买日期在本案公证购买被诉侵权产品日期之前，在没有相反证据的情况下，应当认定为本案被诉侵权产品。”涉及个体工商户的交易，若有相应票据对应的记账凭证、销货清单、货运信息和账户明细等相互印证，可以被认定为符合交易习惯，产品取得具有合法来源。

在(2019)京民终65号案[13]中，北京市高级人民法院认为：“由于涉案项目属于大型施工项目，货物订购、往来及结算的交易流程通常较为规范，按照常理，其应能提供相应合同等证据，故原审被告本案所提交的有关合法来源的证据不符合通常的商业惯例，且具有较为明显的瑕疵，无法形成完整、清晰的证据链条，未能满足高度盖然性的证明标准。一审法院认定原审被告的合法来源抗辩成立，依据不足，本院对此予以纠正。”对于大型工程项目，交易流程应当较为规范，若不能提供相应的合同，将不能被认定为符合交易习惯，从而导致合法来源抗辩无法成立。

(二) 关于合法来源抗辩的主观要件认定

关于合法来源抗辩的主观要件，善意侵权人需要提供证据证明其不知道所使用、许诺销售或者销售的产品为未经专利权人许可而制造的产品。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条第二款的规定，所谓不知道，是指实际不知道且不应当知道。“实际不知道”指侵权人在使用、许诺销售或者销售产品时，确实没有意识到产品系未经专利权人许可而制造，表明侵权人为善意；“不应当知道”指侵权人已经尽到合理注意义务，从主观上来说没有过失。

合法来源抗辩主观要件中的“善意”并非仅指在取得专利侵权产品时的单一时刻，而是要求善意的状态贯穿整个侵权事实的存在过程。举例来说，被侵权人通过发出侵权告知或提起诉讼等方式主张其权利后，侵权人需要采取相应的措施，否则有可能在被侵权人主张专利权利之后不被认定为善意。具体要点分析如下：

1. 权利人发出的侵权告知内容足以证明侵权事实的，视为侵权人知道或者有合理理由应当知道。

权利人发出的侵权告知可能会导致法院在主观要件认定的过程中将侵权人的主观状态认定为“知道”，其判断标准是侵权人在收到侵权告知后是否尽到合理注意义务判断自身是否侵权。同时，足以认定侵权人主观为“知道”的侵权告知内容需要达到足以证明侵权事实成立的基本条件。

在(2019)最高法知民终686号案[14]中，最高人民法院认为：“通过本案已查明的事实可知，在原审被告于2018年1月收到的本案起诉状中，已载明涉案专利权的基本信息、被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果等内容，在此情况下，原审被告作为跨国企业，具有良好的知识产权保护意识以及有足够的能力处理各种知识产权纠纷，即便考虑到原审被告作为跨国企业在处理相关事务流程上的合规和严谨要求，其对本案被诉侵权产品是否系侵权产品作出初步判断的合理时间也不应当需要如本案已查明的2018年1月至2018年8月13日之久，原审被告在长达半年之久还未能及时作出合理判断并采取下架处理，明显超过合理期限。即在专利权人告知其所销售产品涉嫌侵害专利权的具体信息之后，原审被告应已明知其所销售的被诉侵权产品已可能侵害他人专利权，此时其再抗辩称其实际不知道且不应当知道所售产品系未经专利权人许可而制造并售出，难以成立。”在权利人提供了包含足以证明侵权事实的侵权产品和专利权利要求的比对等侵权告知之后，原审被告未在合理期限采取相应措施仍继续销售的，法院认定原审被告在收到侵权告知之后应当知道销售的是涉嫌侵害他人专利权的产品，在收到侵权告知之后期间的合法来源抗辩不成立。

在(2020)最高法知民终1718号案[15]中，最高人民法院认为：“销售者在销售被诉侵权产品前是否收到相关侵权警告或通知，既不是认定销售者是否具有侵权主观故意的充分条件，也不是认定销售者是否具有侵权主观故意的必要条件。但是，倘若销售者在销售被诉侵权产品前确已收到侵权警告、侵权通知或人民法院的传票后仍执意继续实施销售行为，则通常可以认定该销售者具有涉嫌侵权的主观故意，在满足被诉侵权产品构成侵权产品的前提下，该认定将构成人民法院加重侵权赔偿数额的重要考量因素。”侵权告知虽不能作为认定侵权人具有主观恶意的充分或必要条件，但仍然是用以评估侵权人的主观上是否知道的重要间接证据和加重侵权赔偿数额的考量因素。

在(2021)最高法知民终306号案[16]中，最高人民法院认为：“侵权警告函仅是辅助认定销售者存在主观过错的初步证据，而非可直接认定销售者存在主观过错的充分证据。在专利权人发送了侵权警告函的情况下，人民法院仍需结合全案事实对销售者是否存在主观过错进行综合判断。相较于专利权人单方出具的律师函、委托第三方机构出具的咨询意见，销售者基于管理专利工作的有关部门在针对同一专利、同一涉嫌侵权产品的行政查处案件中所作出的行政决定而产生‘被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围’的合理信赖，并不存在主观过错。”在侵权人有其他合理理由相信被诉产品并未侵害涉案专利权时，侵权人单方面的侵权告知不足以证明侵权事实，故无法认定侵权人主观上为“知道”。

2. 价格因素对主观状态的影响，重点考察取得专利侵权产品的价格是否明显过低。

司法实践中，价格因素被认为是判断侵权人取得专利侵权产品是否具有合法来源的因素之一。判断取得专利侵权产品是否具有合法来源的标准主要是进货价格是否不合理地过低，而非经营者获得的利润是否过高。

在(2022)最高法知民终593号案[17]中，最高人民法院认为：“原审被告二曾向专利权人原审原告购买使用涉案技术制造的产品并且负有相关的保密义务，在原审原告任职的涉案专利发明人之一何某离职加入原审被告一后，原审被告二通过何某以明显低于专利产品的价格向原审被告一购买相同产品，其应当对产品权利瑕疵产生合理怀疑，进而具有更高的注意义务。但原审被告二未举证证明已审慎审查所售产品的权利瑕疵问题，故不应认定其无主观过错。”侵权人曾向专利权人购买使用涉案技术制造的产品，后又以明显低于专利权人专利产品售价的价格向他人购买相同产品的，因其对产品的权利瑕疵负有更高的注意义务，侵权人不能证明其已履行上述注意义务的，对其合法来源抗辩可不予支持。

在(2020)粤民终2363号案[18]中，广东省高级人民法院认为：“原审被告对市场上相同产品的售价具有一定程度的了解，对价格显著低于正常市场价格的案涉产品有可能是未经授权的产品应当有清醒的认识。因此，原审被告未能尽到合理的注意义务，主观上具有过错，不属于善意的销售者。”

在(2020)最高法知民终758号案[19]中，最高人民法院认为：“原审法院仅以原审被告销售给原审原告的价格与原审被告向案外人购买的价格差价较大为由认定原审被告未尽到合理注意义务，与经营者追求利润的本性不符，而且通常进货价格过分低于正常产品价格时可以作为主观过错的考虑因素，但销售价格高于或者过分高于进货价格与是否知道所售产品系侵权产品并无直接的关系，不应直接据此推定销售商未尽到注意义务。”可见仅凭侵权人在买卖产品之间的差价中获取了可观的利润，不能推定侵权人主观上知道产品侵权。

三、合法来源抗辩对拟上市企业应对专利诉讼“狙击”的启示

企业在上市过程中被专利诉讼拖缓上市进程的例子比比皆是，在争议完全解决前，上市审核机构会要求企业持续披露专利诉讼的相关进展情况并要求企业对赔偿预估等诉情进行分析。

经我们对上市企业招股说明书及法律意见书公开披露的涉诉信息整理，有多家上市企业在上市过程中遭遇的专利侵权诉讼中主张了合法来源抗辩并已成功上市或过会。从相关司法实践中，我们可以获得以下启示：

(一) 诉前合规建设

采购产品之前，企业可以对供应商进行初步尽职调查，保留调查过程及结论记录；同时审查供应商及其提供的产品的合法性，从供应商的供货资质、产品的定价是否合理、是否为“三无产品”、供应商能否提供产品的相关授权专利等角度综合判断产品侵权的可能性，提高风险防控意识。

在采购产品时，企业应当采取符合交易习惯的正常商业方式，原则上应在与供应商确定合理的采购价格后签订买卖合同，并在买卖合同中约定专门的知识产权担保条款将侵权赔偿风险转移；无法签订买卖合同的，应确保在订单、发货单、发票等票据中，明确记载产品的相关信息，并保证销售产品与进货产品的信息具有一致性。前述交易过程的全部文件，包括买卖合同、会议纪要、双方沟通记录、订单、发货单、产品货运信息、产品签收文件、发票票据、转账凭证等应及时整理并归档保存，以便应诉时使用。

(二) 应诉策略

在被诉企业收到权利人关于产品侵权的警告、通知或者起诉文件之后，企业应当予以重视及时处理，避免后续被法院认定为企业在收到文件后具有侵权的主观恶意进而被认定为合法来源抗辩不成立。对此，企业应重点审查是否客观存在权利人所陈述的侵权事实以及专利侵权结论是否成立。

在诉讼过程中，被诉企业需要积极收集并提供与被诉专利侵权产品来源相关的证据，包括但不限于合法的销售渠道、通常的买卖合同、合理的价格、直接的供货商等，重点证明在取得被诉专利侵权产品的过程中已经尽到了合理注意义务。在上市中介机构的协助下，从具有合法来源抗辩的角度，向监管机构阐明相关专利侵权诉讼不构成对生产经营重大影响，从而助力企业顺利上市。

结语

在上市过程中，企业若通过主张合法来源抗辩来避免专利侵权诉讼对企业经营的影响进而阻碍上市进程，需要对专利侵权合法来源抗辩的法律规定以及司法观点有清晰的认知。拟上市企业可以加强相关合规建设工作，制定周全的专利侵权诉讼应对策略，以应对专利侵权诉讼。在明晰合法来源抗辩成立要件的基础上，企业可以考虑充分利用合法来源抗辩，尽可能降低专利侵权诉讼对上市进程的影响。

本团队长期从事知识产权和资本市场方面的实践与研究，将继续致力于协助科技企业资本领域的发展，关注科技企业在资本市场的法律服务、需求，并提供全面支持。

感谢实习生侯云山对本文作出的贡献。

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