一、案件背景
本案被告神驰公司，成立于2002年2月，在本案中系北美地区最大的五金建材连锁超市之一Harbor Freight Tools USA, Inc.（下称“Harbor公司”）就其“PREDATOR”品牌发电机在我国国内拟委托贴牌加工的厂商。
神驰公司与Harbor公司就发电机贴牌加工委托事宜于2019年开展洽谈，2020年中达成初步合作意向。2021年3月20日，神驰公司根据Harbor公司的委托生产了四台发电机样品，其中一台寄往美国实验室的发电机样品包装上印有“PREDATOR”标志。2021年6月，该样品发电机出口美国的过程中，被本案原告福州亚玛公司以产品上使用了“PREDATOR”标识涉嫌侵犯其商标权为由，要求上海洋山海关对其采取知识产权海关保护措施，并随后向上海市浦东新区人民法院起诉，请求法院判令神驰公司侵犯其注册商标权并赔偿损失。
（一）上海浦东新区人民法院一审：涉案定牌加工行为不构成商标侵权
一审法院首先确认了涉案行为属于涉外定牌加工行为，以及定牌加工行为构成商标使用行为。针对涉案定牌加工行为是否会对福州亚玛公司商标的识别功能生实质影响，一审法院进行了如下评述及判定：
人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，准确适用法律，妥善平衡商标权人与定牌加工方的利益，促进外贸产业的规范健康发展。涉外定牌加工贸易方式是我国对外贸易的重要方式，随着我国经济发展方式的转变，对于在涉外定牌加工中产生的商标侵权问题的认识也在不断变化和深化，既不能把这种贸易方式简单地固化为侵犯商标权的除外情形，也不能认为此种贸易方式下的商标使用均构成侵权。本案中，与福州亚玛公司注册商标及核定使用商品项目相比较，神驰公司定牌加工的行为构成双重相同（即在同一种商品上使用与注册商标相同的商标），我国法律虽然并未将“容易导致混淆”作为此种商标侵权的构成要件，但这并不意味着不需要考虑混淆问题，因为可能导致消费者对商品或服务来源产生混淆，是构成商标侵权的必要条件。在双重相同的情形下，涉案产品为一台送往美国实验室的样机，不进入中国市场，从产品性质来看，该样机回流至中国市场的可能性微乎其微，并不影响福州亚玛公司的注册商标在国内市场上发挥正常识别区分功能。至于中国消费者出国会看到标识从而产生混淆的可能性，这并非定牌加工行为本身所造成的。综上，由于涉案定牌加工行为不会导致消者对商品或服务来源产生混淆，不会实质上影响到福州亚玛公司商标在国内市场的识别功能，故不构成商标侵权行为。
（二）上海知识产权法院二审：维持原判
一审判决作出后，福州亚玛公司不服一审判决，向上海知识产权法院（“二审法院”）提起上诉。二审法院经审理认为一审法院认定事实清楚、裁判结果并无不当，维持原判。裁判要点包括：
1. 被诉行为是否构成商标性使用行为只是侵权判断的要件之一。如果有证据证明被诉行为不满足其他的商标侵权构成要件，则即可认定该行为不构成商标侵权，无需再行判断其是否构成商标性使用行为。对注册商标专用权造成损害是商标侵权行为的构成要件。
2. 涉外定牌加工行为与一般的委托加工行为的重要区别在于，受托人所制造的商品均销往境外。该行为对注册商标专用权是否造成损害，需要基于商标法的地域性原则进行判断。就涉外定牌加工行为而言，由于加工商品全部销往境外，相应商品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能。从本质上讲，注册商标固有禁用权仍是来源于商标的识别功能，涉外定牌加工的商品全部销往境外，并不会使得尚未实际使用的注册商标在未来使用时不能有效发挥识别功能。因此，涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。
3. 随着全球贸易的不断发展，理论上所有出口的商品均有回流国内的可能性。在涉外定牌加工商标侵权案件中，“商品回流”问题是否影响侵权认定，应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。实践中，出口商品回流国内主要有三种情形：第一种情形是商品全部回流国内或主要回流国内。此种情形实质上是“出口转内销”，由于商品最终主要是在国内进行销售，则该行为实质上与一般的国内定牌加工涉商标侵权行为在本质上并无区别，无需在侵权案件中对商标地域性原则进行特别考量。第二种情形是出口商品会以正常商业方式回流国内。此种情形是否构成商标侵权，应当结案具体个案判断该行为是否会对国内注册商标专用权造成实质损害。第三种情形是出口商品在正常情况下不会回流国内。实践中，出口商品在正常情况下不会回流国内原因多样，例如该商品不符合国内法律相关规定、商品在国内没有使用的场景等。就本案而言，涉案商品为一台样机，且无证据显示神驰公司在国内销售过该商品，而样机本身再次回流的可能性是微乎其微的，其不会对上诉人注册商标专用权造成损害，故该行为不构成商标侵权。反之，如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。
4. 涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，应在商标法有关商标侵权行为的基本框架下，基于不同的场景进行区别对待，以更有效地实现各方利益的平衡。
二、案件细节
（一）错误翻译险酿成错，金杜临危受命扭转案件局势
在涉外定牌加工（OEM）商标侵权案件中，国内加工受托方对于国外委托方的商标注册情况、授权情况等尽到合理审查和注意义务仍然是其行为能够被法院认定不构成商标侵权的事实前提。本案委托方美国公司Harbor公司在美国合法注册的商标“PREDATOR”注册类别为第7类，核准产品为“gas operated power generators”（汽油发电机）。但在金杜接手代理本案之前，由于“gas”这一多义词除了“汽油”之义还有“燃气”的含义，当事人的原代理疏忽将“gas”翻译为了“燃气”。这一多义词的错误翻译使得客户在定牌生产的过程中是否系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用商标遭到了对方的重点攻击，也使法院一定程度上产生了疑虑。
金杜接手案件后，在迅速准备和提交了更正翻译的基础上，从机器外观和标签细节、美国商标注册类别、海关阶段扣押通知书的记录、历史故事等多方面进行了综合论证，证明了产品类别与授权商标注册类别的一致性，挽救了客户在合理审查和注意义务层面所面临的不利认定风险。
（二）从英语表达习惯切入，巧妙结合历史事实，证实产品类别与授权商标注册类别的一致性
在证明和论述国内加工受托方在定牌生产的过程中系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用商标这一点时，金杜向法院特别提出了二战中“阿登战役”（The Battle of the Bulge）的一则历史故事，来说明“gas”一词在美式英语中是指代“汽油”的常用表达，来论证产品类别与授权商标注册类别的一致性：在二战的“阿登战役”中，一名伪装冒充美国士兵的德国士兵，在用英文表达“汽油”时使用了“petrol”（“汽油”的英式英语常用表达）一词而不是“gas”（“汽油”的美式英语常用表达），从而被美军发现端倪。本案中法院最终认可了国内加工受托方系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用商标。
（三）挖掘国内商标权人抢注他人品牌的历史，增强法官心证
本案中，除综合证明和论述回流可能性、混淆可能性、涉外定牌加工行为是否损害国内注册商标专用权外，金杜还从国内商标权人存在抢注其他品牌的嫌疑及进行类似维权的历史出发，挖掘并向法院提交了相应判决书、其他国外品牌的介绍等材料和证据，增强法官心证，请求法院对国内商标权人的恶意维权历史予以考虑。
三、案件简评
涉外定牌加工（OEM）模式仍是我国联结国内国际双循环的重要贸易方式，是我国开放型经济和对外贸易的重要组成部分，在助力经济发展、推动产业升级、保障就业等多个方面仍然发挥着重大作用。近十余年来，涉外定牌加工（OEM）的商标侵权问题在司法实践领域和学术领域都一直被持续关注，多年来各法院对其是否构成商标侵权的观点仍然存在不一致性，其司法动向可谓是“峰回路转”。尤其是2019年的“HONDAKIT”案，最高院基于运输环节的经营者接触、回流国内市场以及中国消费者出国消费的接触和混淆可能性，认为OEM贴附商标属于商标性使用，可判定为商标侵权；而国内加工企业获得国外商标授权并不能作为侵权抗辩事由。当时最高院的这一判决给OEM商标侵权问题蒙上了一层不确定性的阴影。
在“HONDAKIT”案中，最高院针对OEM贴附商标是否构成商标性使用行为进行了专门评述，从被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性、商品回流等角度出发了论述并认为OEM贴附商标构成商标性使用。而在“HONDAKIT”案件之后发生的多个涉OEM商标侵权案件中，不同法院针对OEM贴附商标的行为是否构成商标性使用、是否构成商标侵权仍然存在不同观点和争议。本案中，上海知识产权法院注意到了这一争议，但另辟蹊径先行判断被诉行为是否具备商标侵权行为的其他要件，若不具备其他要件则不再就这一问题进行阐述。
上海知识产权法院在本案中给出了“涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害”的观点，总结了三类出口商品回流国内的情形，并强调“商品回流”问题是否影响侵权认定应当在有效保护国内商标权人合法权益与促进国际贸易发展之间进行利益平衡，针对不同类型的商品回流进行个案认定。其中，针对在OEM案件中经常出现的以正常商业方式回流国内的情形，本案二审法院提出，应当个案判断被诉行为是否会对国内注册商标专用权造成实质损害，若不会造成实质损害，则应认定不构成商标侵权。
与常见的因涉外定牌加工（即“OEM”）行为而引起的商标侵权案件相比，本案最大的不同之处就在于涉案产品不属于“商品”，而仅是运送至指定的美国实验室进行检测用途、没有支付对价的“样品”。涉案产品即便是运送至美国也是在实验室内供检测用途、不会出售给美国当地市场，因此更不存在回流至中国的可能。鉴于此，国内市场的相关公众接触到该产品的可能性微乎其微，其不会对国内商标权人的注册商标专用权造成损害，因此最终被法院认定不构成商标侵权。反之，如果认定被诉行为构成商标侵权，则会导致当事人间的利益失衡，并阻碍正常的加工产业的发展。
本案作为又一起涉外定牌加工（OEM）商标侵权案件，在历时接近三年（2021/08/27一审立案-2024/6/11二审判决）的一审、二审程序后，以境外商标权人的国内受托加工方全面胜诉落下帷幕。本案中，金杜团队代理了未在中国注册商标而从事代工活动的知名美国公司的境内加工方，成功地保护了委托人的权益，也为OEM商标侵权案件增添了重要司法判例的参考。
扫码订阅“金杜律师事务所”，了解更多业务资讯
