“憨豆先生”再憨也不容被随便抢注

近日，商标评审委员会在《关于第7465837号"憨豆先生NaiveBean.Sir及图"商标无效宣告请求裁定书》（商评字[2017]第0000159146号）中，援引商标法第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条之规定，认定争议商标注册人未经无效宣告申请人的许可，将后者享有著作权的"憨豆先生"卡通人物美术作品作为争议商标的组成部分申请注册，侵犯了无效宣告申请人享有的在先著作权；同时，侵犯了申请人基于漫画、影视作品及其角色名称"憨豆先生"而享有的在先权益。据此，商评委对争议商标予以无效宣告。

在该案中，争议商标为" "，指定商品为"咖啡饮料,茶,龟苓膏,豆豉,饼干,虾味条,馅饼,面条"。金杜作为无效宣告申请人的代理人，在对争议商标提出的无效宣告申请中主张：申请人是英国最成功的电视电影节目制作商之一，申请人对知名动画版的英国电视喜剧《憨豆先生》（Mr.Bean）及其中的动画人物形象享有著作权。该电视节目及剧中角色憨豆先生（Mr.Bean）的卡通人物形象经申请人在影视传媒领域长期、广泛的宣传和使用，已在包括中国在内的全球范围内具有较高的知名度。争议商标与申请人享有著作权的电视节目角色的卡通形象构成实质性近似，侵犯了申请人的在先著作权；同时，争议商标中的"憨豆先生"与申请人影视节目的作品名称和角色名称《憨豆先生》（Mr.Bean）相同，其注册和使用侵犯了申请人对"憨豆先生"、"Mr.Bean"享有的在先知名影视节目名称和角色名称的商品化权，据此请求对争议商标予以无效宣告。

本案中，被申请人就其商标图样提供了一份由其投资人享有著作权的著作权登记证书，载明该作品于2010年7月5日创作完成，登记日期为2010年9月15日。而无效宣告申请人提供的两份著作权登记证书的作品登记日期为2013年6月21日，但载明其类似摄制电影方法创作的《Mr. Bean; The Live Action Series》和《Mr. Bean; The Animated Series》两部作品分别于1995年10月31日和2004年11月2日在英国伦敦首次发表。由于无效宣告申请人还提交了其与理查德普德姆制作室之间签订的协议（其规定制作室所创作的作品著作权和其他相似性质的权利均转让给申请人）、制作室主管人员的宣誓书、"憨豆先生"创作手稿等证据，商评委根据该些证据并结合申请人提交的"憨豆先生"相关作品在中国的发行资料等证据，认定这些证据已形成了可以相互印证的较为完整的证据链，足以证明无效宣告申请人在争议商标注册申请日之前对"憨豆先生"的卡通人物美术作品享有著作权。争议商标的图形部分与"憨豆先生"卡通人物美术作品在设计手法、艺术表现形式和整体视觉印象上几近相同，已构成著作权法意义上的实质性近似。结合"憨豆先生"相关漫画及影视作品在争议商标注册申请日之前已在中国大陆进行推广发行，被申请人完全有可能接触到"憨豆先生"的相关作品。

对于被申请人所提交的著作权登记证书，其上显示的作品完成时间为2010年7月5日，晚于申请人的"憨豆先生"卡通人物形象创作及其相关作品的发行时间，且该登记证书上载明的创作完成时间和首次发表时间均系根据被申请人陈述形成，在无其它证据佐证之情况下，不宜据此认定作品的实际创作完成时间。因此，商评委认定在案证据已足以证明被申请人未经申请人许可，将申请人享有著作权的"憨豆先生"卡通人物美术作品作为争议商标的组成部分申请注册，侵犯了申请人享有的在先著作权。

商评委在本案中并未止于此，其进一步认为，根据本案证据，在争议商标注册申请日之前，与"憨豆先生"相关的漫画及影视作品已在中国陆续推广发行，中国媒体对这些漫画、影视作品及憨豆先生角色亦进行了报道，已足以证明"憨豆先生"漫画、影视作品及其人物形象已被中国相关公众广为知晓，具有一定的知名度。"憨豆先生"漫画、影视作品及人物角色所带来的商业价值和商业机会是由无效宣告申请人参与投入劳动、资本所获得。争议商标中的"憨豆先生"与"憨豆先生"漫画、影视作品名称及其人物角色名称相同或极为相似，卡通人物图形与"憨豆先生"卡通人物形象亦极为相似；并且，争议商标核定使用的"饼干"等商品为市场主体开拓商品化权益的通常选择之一。在此情况下，争议商标在其核定商品上注册和使用，易使相关公众误认为标示争议商标的商品源于无效宣告申请人或已获其授权，进而对商品来源产生混淆、误认。被申请人申请注册争议商标不正当利用了"憨豆先生"漫画、影视作品及其角色名称享有的交易机会，可能损害申请人的合法权益。因此，争议商标的注册侵犯了申请人基于漫画、影视作品及其角色名称而享有的在先权利。

据此，商评委认定争议商标在"咖啡饮料,茶,龟苓膏,豆豉,饼干,虾味条,馅饼,面条"全部核定使用商品上的注册应予以无效宣告。

短评：

除了《商标法》第三十二条规定之外，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条明确"商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益"。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条明确"当事人主张诉求争议商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查"。

最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条明确"当事人主张诉争商标损害觉得角色形象著作权的，人民法院按照本规定第十九条进行审查。"

本案中，被申请人也提供了一份著作权登记证书。但是，商评委结合在案证据，正确地认定无效宣告申请人拥有在先著作权，并基于"接触+实质性相似"这一著作权侵权判断原则，认定争议商标""属于对申请人在先著作权的侵犯。同时，商评委还进一步肯定了申请人在"憨豆先生"作品和角色名称上享有商品化权益。

商评委于2018年4月24日在其官方网站上发布的《商评委案件审理工作新动向》一文中指出，"对商品化权益的保护仍是出于制止搭便车并防止混淆的考虑"。本案即为该审理思路的典型体现。同时，这也是对惯于搭他人名称便车、不扎实创建自身品牌价值之人的警示。