半导体等高科技产业的投融资法律风险提示 —— FTO调查关注要点简析

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前言

半导体行业是近年来国家重点支持的高质量发展的行业。国务院于2020年7月出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等方面给予半导体行业极大支持。而《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》更是将半导体行业提高到前瞻性领域的重要地位。半导体行业展现出十分广阔的投资前景，是投融资的热门领域。

在半导体公司中，核心技术的地位至关重要，扮演着塑造企业核心竞争优势的关键角色，核心技术的持续稳定和有效性直接影响着公司的长远发展。投资者在考虑半导体行业的投资时，不可忽视核心技术所涉及的专利可能存在的潜在风险。为了评估核心技术的独立性和新颖性，以避免潜在侵权风险导致专利无效，从而影响企业核心竞争能力，进行适度的技术自由实施（Freedom to Operate或FTO）调查（“FTO调查”）显得尤为重要。

本文旨在简要介绍FTO调查以及自由实施检索分析报告（“FTO报告”），以体现其对于半导体等高科技类企业的重要性，并从投融资法律尽职调查的角度对于FTO报告审查中需要重点关注的要点进行简要梳理。本文将从FTO报告的定义、作用开始，逐步分析如何通过FTO调查或查阅被投资企业所提供的FTO报告以尽可能规避潜在法律风险，确保投资的可持续性和稳健性。

一、FTO报告是什么

技术自由实施是指在不侵犯他人专利权的前提下，实施人可以自由地使用某项技术，并将由此技术制造的产品或提供的服务投放市场[1]。FTO报告则是对某项专利或技术进行FTO调查后形成的报告，旨在总结专利侵权的尽职调查结果或提供法律意见。该报告基于已知的技术事实，对实施特定技术是否存在专利侵权风险进行判断，并通过专利侵权分析得出结论，进而制定相应措施来管控潜在风险。这一过程有助于企业评估其技术在市场上的自由度，规避潜在的专利侵权纠纷，从而确保在商业交易中能够更好地控制和降低风险。

1. FTO报告的作用

FTO报告在投融资决策中的核心作用在于协助投资者判断被投资企业所开发的技术或在其业务中所实施的技术是否存在潜在的专利侵权风险。值得强调的是，FTO调查并非针对权利人所提出的专利侵权主张的解决方案，并非在已经侵权的情况下制定的针对性措施，而是一种尚未发生侵权纠纷时的预防性手段。其主要目的在于评估潜在的专利侵权风险，并在发现可能侵权的情况后基于FTO调查结论及建议采取相应措施，以化解潜在风险。

对于半导体这种高科技行业的公司，核心技术的稳定性和有效性尤为重要。投资者在进行高科技行业公司投资前，需格外关注在目标市场所在国家或地区实施相关核心技术是否存在侵犯第三方专利权的风险。借助对FTO报告以及对核心技术的深入评估，投资者能够更准确地把握被投资企业专利侵权的潜在风险，以及在未来的商业发展过程中的潜在风险和机遇，为战略决策提供有力依据。

特别是在上市审核阶段，针对高科技行业的拟IPO企业，上市监管机构往往会重点审查其知识产权是否存在潜在风险[2]。这使得投资者需在投前阶段重点关注被投资企业核心技术和专利的自由实施情况，以制定有效的知识产权风险防控策略。FTO报告因其对知识产权风险的详尽分析，成为投资者在高科技企业上市前不可或缺的工具。

FTO报告除了具备预防性体检的作用，还能充当企业的盾牌。即便被投资企业真的陷入了专利侵权诉讼，FTO报告也能成为一项有效的抗辩工具。在司法审判中，法院会根据侵权人侵权的性质和情节等因素判定赔偿额度，其中侵权人是否构成故意侵权成为法院考量是否适用惩罚性赔偿的关键因素[3]。如果被投资企业主动聘请专利代理机构或律师事务所进行FTO调查，并且评估结果表明被调查技术不侵犯其他专利权，被投资企业基于此等信赖进行专利实施，便能够体现出对知识产权利用的善意，有望避免被法院认定为故意侵权，从而规避在侵权诉讼中可能面临的高额赔偿裁决。

2. FTO报告的体例和大致内容

FTO一般分为确定技术主题和信息需求、专利文献检索和专利筛选、侵权比对分析以及侵权风险应对几个步骤[4]。这几个步骤在FTO报告中具体体现为：

• 明确技术主题和信息需求：FTO调查的首要步骤在于深度洞察被调查技术，明确技术主题和调查对象的信息：包括收集有关该技术及其使用计划的信息，确定被调查技术是什么、计划在何处以及何时使用。通过对技术的透彻理解，设计出切实可行的检索策略，在侵权比对中准确判断。该部分不能只是一个技术主题名称，而需要将涉及的技术细节、技术分支展现出来，分解成其各个部分和各项基本特征，以做出被调查技术的每项特征一般性说明，并结合被调查技术、产业链、已知的现有技术等进行梳理，以便在后续分析过程中与被调查技术充分、准确对应。
• 专利文献检索和专利筛选：专利文献检索是FTO调查的前提和基础，旨在较为全面地筛选出所有可能涉及侵权风险的相关专利。该部分需要在查全率和查准率之间寻求平衡，既要找到尽可能多的潜在相关文献，又要找到最相关的文献。专利检索时必须综合运用多种检索策略（关键词和专利分类号等），覆盖多个国家和地区的多种数据库和语言。报告内容必须深入解释所用检索方法和过程，以证明检索的充分性、全面性和专业性，这也是判断调查结论的说服力和可依赖性的重要依据。为了保证检索到的专利文献的相关性，需要在检索获得的海量结果中进一步细致筛选，通过标题、摘要等初步信息剔除不必要的专利，仅选择与检索方案最相关的文件进行深入单独分析。具体筛选标准在每一个FTO调查中可能不尽相同，筛选标准的把握也会影响到最终的分析结果。
• 侵权比对分析：侵权比对主要是指将筛选出的高风险专利文件的权利要求保护范围与企业拟实施技术方案的技术特征进行逐一比对，解读每项被筛选出来的专利的权利要求，确定是否会覆盖拟实施技术方案的特征，评估该技术方案是否可能落入风险专利的保护范围，以判断其是否有侵犯在先专利权的风险。在FTO报告中，需要对筛选出来的专利文件的保护范围进行深入解释，并结合相关专利的法律状态、是否拥有可强制执行的专利权、以及拟实施技术方案的计划实施法域和实施时间进行综合判断。
• 侵权风险应对：如果基于专利文献检索的FTO分析，显示一项或多项专利确实限制了被调查技术的自由实施，FTO报告还需要进一步明确企业的应对途径，提出有效化解侵权风险的方案。根据实际情况，可供选择的方案和处理策略包括：购买风险专利、开发替代工艺绕开阻碍专利、专利无效宣告、交叉许可或组建专利池等[5]。此外，应对策略还包括对如何维系企业自身的现有专利、如何应对在审专利的后续审查以及规划后续专利的申请进行全面评估，以便于积累自身的专利筹码，以对潜在的侵权风险进行早期的控制与准备。

二、FTO报告的审查要点

FTO报告的核心要义在于对目标市场的专利申请和已授权专利文献进行深入检索，通过将企业拟实施的技术方案与检索到的专利文献的权利要求的技术方案进行细致对比，评估其是否可能落入现有专利权的保护范围。因此，审查FTO报告的关键在于评估FTO报告是否将被调查技术方案与现有专利进行了全面、准确的对比和分析。这需要详细检查报告确定的筛选标准、涉及法域等影响比较调查范围的因素，以及对比分析和结论依据等分析部分，确保报告的可信度和全面性。

1. 专利检索与筛选范围是否全面准确

确定全面准确的FTO调查范围是进行FTO对比分析的前提。FTO调查的首要步骤在于对目标市场专利文献的深入检索，以明确技术方案是否可能侵犯现有专利权。因此，需要评估调查报告中所记录的检索法域、检索数据库、检索关键词、检索式、检索策略等是否全面完善、专利筛选的标准是否合理，以满足尽可能涵盖所有可能涉及的相关专利的要求。

2. FTO调查结论是否有充足的对比分析支持

FTO报告的可信度还取决于对比分析的充实程度。在撰写FTO报告时，必须结合所涉及的国家和地区的法律，将检索和筛选后得到的专利权的权利要求与被调查技术方案的技术特征进行详尽的对比分析，并清晰地说明被调查技术与对比专利之间的不同，从而得出是否具有侵权风险的结论。FTO报告不能只是简单的文件或检索结果的罗列。即使前期的调查范围足够准确，缺乏具有说服力的论证过程也会导致FTO报告的可信度大打折扣。

三、FTO报告的客观性

FTO调查报告对于投资者判断被投资企业的核心技术的可实施自由度，以及被投资企业未来发展的长期稳定性，具有重要作用。然而，由于FTO调查并没有一个固定的标准，在比较范围的筛选阶段，若各项尺度选择上有所不同，最终筛选出来的待比较专利的范围就会发生偏差，进行对比分析的结论也会因此而不同。实践中，由被投资企业自行聘请第三方机构进行的FTO调查，其立场可能无法做到绝对中立，如果在筛选比较的时候选择了较为宽松的尺度，将更容易得出被投资企业专利不涉及侵权的结论；而由投资者聘请的第三方机构在FTO调查时，其筛选和比较尺度相对而言会较为客观。

投资者在充分审查和评估被投资企业出具的FTO调查报告后，如果对其比较范围、筛选标准等存有疑虑，或发现该FTO调查报告在真实性、全面性和准确性上存在一定的瑕疵，可以考虑自行聘请独立第三方就拟投资企业的核心专利技术开展FTO调查。

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