作者：党喆（合伙人） 贺诗佳（律师助理）
近日，金杜知识产权诉讼团队代理的迪尔公司（Deere & Company）诉约翰迪尔（北京）农业机械有限公司等三被告商标侵权及不正当竞争案迎来了终审胜诉。北京市高级人民法院（"北京高院"）在本案二审判决中确认，商标法第十三条第三款的规定适用于注册商标与相同类似商品上在先注册的驰名商标发生冲突的情形。据我们所知，本案应属首例确认上述法律适用规则并据此认定和保护在先驰名商标的民事终审判决。
案件起因和审理经过：迪尔公司在农业机械、拖拉机等商品上在先注册并长期使用"约翰.迪尔"、"JOHN DEERE"等商标，三被告未经许可在润滑油等商品上大肆使用"约翰迪尔"、"佳联迪尔"等商标和企业字号，因被告已对"佳联迪尔"商标完成注册，且将"佳联迪尔"、"约翰迪尔"作为被告企业字号予以登记，普通的行政、司法手段无法有效规制其使用行为，被告据此有恃无恐，持续实施侵权活动，严重侵害了迪尔公司的权益。在此情况下，迪尔公司及其在华子公司向北京知识产权法院提起商标侵权和不正当竞争诉讼。北京知识产权法院于2016年12月底作出一审判决，认定迪尔公司第7类上的"约翰.迪尔"以及第7类和第12类上的"JOHN DEERE"三件注册商标符合驰名商标条件，判令三被告停止商标侵权及不正当竞争行为、公开发表声明消除不良影响，并全额支持了原告关于五百万元惩罚性赔偿和三十六万余元合理支出的诉讼请求。三被告向北京高院提起上诉。北京高院于2017年12月作出终审判决，在维持一审裁判主体内容的基础上，进一步完善和细化了相关判项，更加明确地支持了迪尔公司的诉讼请求。
本案主要有以下亮点：
确认了商标法第十三条第三款适用于注册商标与相同类似商品上在先已注册驰名商标发生冲突的民事纠纷
我国驰名商标司法保护的法律依据主要体现在商标法第十三条。通常认为，该条将未注册商标视同普通注册商标予以保护，对于已注册的驰名商标则给予跨类保护。然而，法律对于已注册驰名商标的保护是否仅囿于"跨类"一种情形，而对于在相同类似商品上复制、摹仿、翻译驰名商标的行为，是否也可以适用商标法十三条第三款进行处理？实际上，最高人民法院、北京高院已在一系列商标行政纠纷[1]]中给出了肯定的回答。但在民事案件中暂无先例。对此，本案二审判决指出，与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似的商品的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中，只不过，当被控侵权商标是相同或类似商品上的未注册商标时，通过商标法其他条款足以保护，为防止驰名商标制度被滥用和异化，基于驰名商标"按需认定"原则，法院此时不需要再予以认定驰名商标；当被控侵权商标是注册商标时，法院无法直接受理两注册商标之间的权利冲突[2]，必须依法审查在先注册商标是否符合驰名商标条件，确实符合的，才能依据商标法第十三条进行审理并裁判[3]，此时认定驰名商标既具有法律依据，也具有必要性。因此，本案二审判决认为，当注册商标与相同类似商品上在先已注册的驰名商标发生冲突时，法院有必要依法进行驰名商标认定，进而适用商标法第十三条第三款进行审理。此外，二审判决还指出，经登记的企业字号与注册商标之间发生冲突，亦属于最高人民法院司法解释所规定的认定驰名商标的案件类型，本案也同时具备此种情形。
明确了商标法第六十三条关于惩罚性赔偿规定的适用条件
二审判决阐明了惩罚性赔偿的两个适用要件：
（1）"恶意"要件，此处所称"恶意"应当仅限于"明知"而故意为之，虽然注册商标经申请核准注册后具有公示性，诚实信用的市场主体应当主动避让，但是一般而言被控侵权人从事侵犯商标专用权的行为主观上存在过错，并不当然能够认定为"故意"；
（2）"情节严重"要件，即，被控侵权人从事的侵犯商标专用权的行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人造成了巨大的损失与消极影响。本案中，被告的行为符合该等要件：
- 一方面，被告被工商查处后仍继续侵权，属于"明知"；
- 另一方面，被告从商标、企业字号、域名等多方面仿冒原告注册商标，并通过虚假宣传、商业诋毁等方式进行不正当竞争，甚至还利用其仿冒所得的外观设计专利对迪尔公司一方提起侵权诉讼，妄图混淆视听，对原告造成了巨额经济损失和恶劣影响，符合"情节严重"要件。
因此，二审判决维持了一审判决的认定，全额支持了原告关于500万元惩罚性赔偿的请求。
明确了商标侵权案件中的一些程序问题
1. 被告对原告涉案注册商标提起无效请求并且案件尚未审结时，侵权诉讼是否需要中止的判断原则
商标侵权诉讼中，被告往往会对原告涉案注册商标提起无效宣告，并以此为由要求法院中止审理。本案被告采取了同样的拖延策略。对此，二审判决认为，法院对于是否中止审理的问题，有权根据涉案商标被宣告无效的可能性进行自由裁量，无证据证明涉案商标被宣告无效具有较大可能性的，法院可以决定不中止审理。基于此，二审判决认定，一审法院在并无证据证明原告涉案注册商标被宣告无效的可能性较大的情况下，决定不中止审理，程序上并无不当。
2. 普通许可使用人可以与商标权人作为共同原告起诉
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款规定："普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。"由于该条并未直接规定普通许可使用人可以与商标权人作为共同原告起诉，引起实践中不同的认识和处理方式。本案中，迪尔公司的在华子公司系作为普通许可使用人与迪尔公司共同起诉，被告对此提出了异议。本案二审判决指出：原告提交的许可协议可以证明，迪尔公司的在华子公司与迪尔公司共同起诉，已经取得迪尔公司的认可，并不违背迪尔公司的意愿，其具有适格的原告主体资格。可见，二审判决确认商标普通许可使用人可以与商标权人共同提起诉讼，实际回答了司法解释文字表述缺陷引发的问题。
3. 为了确保变更企业名称的判项在执行程序中的可执行性，责令更名判项应具体化、明确化
一审判决认定被告使用的企业名称构成商标侵权及不正当竞争，但并未按照原告的诉讼请求明确判令被告更名，而是仅在判项中判令被告停止侵权行为，将可能导致原告要求被告更名的请求因缺少明确的执行依据而难以实现。为此，原告在二审中请求法院对该判项予以明晰。为确保民事生效判决的既判力和执行力，二审法院支持了原告的请求，在确认一审判决关于涉案不正当竞争行为认定结论正确的基础上，将责令更名判项明确为"被告立即停止在其企业名称中使用被控侵权字号"，进而消解了更名判项执行难的隐患，使侵权救济落到实处。
[1]例如：（2016）最高法行再12、13号，（2008）高行终字第266、269-275号等。
[2]《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定："原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。" 该司法解释自2008年3月1日起施行。
[3]《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定："被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十一条第二款规定的请求撤销期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。" 该司法解释自2009年5月1日起施行。
