知识产权与资本市场：对上市过程遭受“专利恶意诉讼”进行维权要点简析

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引言

IPO是企业迈向资本市场融资完成蜕变的重要一步，由于IPO对企业经营风险、科创属性要求严格，科技类企业在IPO过程中，容易成为专利恶意诉讼的目标。此类诉讼通常在企业IPO的关键时期提起，主张赔偿额较大，可能给企业IPO造成重大负面影响。

《中国科创板企业诉讼分析报告(2019-2021)》数据显示：2019至2021年间，科创板上市企业累计发生司法诉讼7839件，其中侵害发明专利权纠纷272件，占比3.5%，位列第三。针对其中可能存在的“恶意”专利诉讼，拟上市科技企业如果仅仅选择以高额费用换取和解，长期来看不仅对企业利益损害更大，也不利于构建良好的竞争秩序。

2023年4月26日，无锡中院针对一起新三板上市过程中的专利诉讼案件【(2023)苏02民初38号】[1]所作判决，涉及专利恶意诉讼相关问题的认定。无锡中院认为，原告（被反诉人）在被告（反诉人）新三板上市关键时期提起专利诉讼，在起诉时明知其提起诉讼无事实或者法律依据，并且提起诉讼系以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的，构成恶意诉讼。前述判决可能促使专利诉讼当事人考虑构成恶意诉讼的可能性及其后果，也为遭到专利恶意诉讼的拟IPO企业提供了维权参考。

本文中，我们将结合法律法规和司法案例，对专利恶意诉讼维权涉及的认定标准、管辖以及赔偿范围等要点问题进行分析。希望通过本文的内容，为拟IPO企业在对专利恶意诉讼进行维权时提供有益的参考和建议。

一、什么是“专利恶意诉讼”？

专利恶意诉讼是恶意知识产权诉讼，本质上是侵权行为。《民法典》第一千一百六十五条[2]规定的侵权责任以及《民事诉讼法》第十三条[3]规定的民事诉讼“诚实信用原则”都是专利恶意诉讼的维权依据。《专利法》第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”亦体现了立法者对专利恶意诉讼的否定态度。

2004年《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》提出“恶意诉讼”的概念并将其界定为“故意以他人受到损害或获取不法利益为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为”；2011年《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》首次将“因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷”正式规定为我国民事诉讼的法定案由；2020年《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》进一步明确了恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的赔偿范围；同年《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》指出加强对科创板上市公司知识产权司法保护力度，对情节严重的恶意侵权行为，要依法判令其承担惩罚性赔偿责任；2021年《最高人民法院关于加强新时代知识产权审判工作 为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见》在强调加大对知识产权虚假诉讼、恶意诉讼的规制力度的基础上，明确指出要规制“专利陷阱”“专利海盗”等阻碍创新的不法行为。

结合上述规定和司法政策，我们认为，可以将“专利恶意诉讼”的含义归纳为：故意以他人受到损害或获取不法利益为目的，无事实根据和正当理由而提起专利诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。参照侵权责任构成要件标准，专利恶意诉讼通常应当满足以下构成要件：（1）提起诉讼请求的一方当事人起诉时主观上具有恶意；（2）一方当事人以提起专利诉讼的方式提出了某项请求；（3）该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果；（4）提出诉讼请求的行为与损害后果之间具有因果关系。

二、专利恶意诉讼中“恶意”的认定

司法实践中，对专利恶意诉讼中存在“恶意”的认定，是判断专利恶意诉讼是否成立的关键，也是此类案件能否维权的难点。“恶意”认定主要从“认识因素”与“目的因素”两个方面判断。

“认识因素”为行为人提起专利诉讼时，要明知其提起专利诉讼无事实或者法律依据。“目的因素”为行为人提起专利诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。司法实践中，一般需结合客观事实的查明进行主观恶意的认定，具体分析如下：

（一）权利基础对主观恶意认定的影响

1. 权利人明知专利权权利基础存在瑕疵仍提起专利诉讼的，可以认定为主观上具有恶意。

虽然权利人表面上具备了一定的权利基础，但因该权利缺乏授予专利权的实质条件而应当自始无效，其取得专利权时的恶意，可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得专利权不具有实质上的正当性，而有意提起诉讼，损害他人合法权益或者获取非法利益，可以推定其提起诉讼时主观上必然是恶意的。

在(2017)京73民初121号案[4]中，法院认为：“在明知涉案专利与原告的现有设计基本一致，缺乏权利基础的情况下，两被告仍主张原告的现有设计侵害其涉案专利权，并意图使原告受到财产或信誉上的损害，该行为已经构成滥用诉讼权利，属于恶意诉讼。”

在(2019)沪民终139号案[5]中，法院认定：“原审被告二在涉案专利申请日前已经公开销售了与涉案专利基本相同的421CXX监控摄像机，故涉案专利实质上因缺乏新颖性而自始无效。原审被告一作为原审被告二销售421CXX监控摄像机时的法定代表人和总经理，应当知道421CXX监控摄像机的在先销售情况，却仍以该无效专利提起18号案诉讼，属于明知其诉请缺乏法律依据或事实根据。”从而法院认定被告主观上具有恶意。

2. 难以仅凭专利被提起无效宣告请求或专利被嗣后宣告无效，就认定起诉时有“恶意”。

在专利授权之后，任何个人或组织均可以针对该专利提出无效宣告请求，一项被授权的专利完全有可能常年处于被请求宣告无效的状态，如果认为被请求宣告无效的专利的权利人在此状态中提起的专利侵权诉讼均为恶意诉讼，将使专利保护制度的效力被严重削弱。另外，根据《专利法》第四十七条第二款规定，因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿，但如果仅仅因为专利被宣告无效而导致他人损失而主观上不具有恶意，专利权人不予赔偿。因此，仅专利被宣告无效本身不能直接认定专利权人具有恶意。

在(2014)闽民终字第236号案[6]中，法院认为：“原审被告对原审原告的诉讼行为虽然历经多次反复，但均与其据以主张权利的专利有效性发生变化有关。而涉案发明专利的有效性发生多次变化，系专利行政机关和司法机关的评判存在不一致，并最终由司法机关通过生效判决对专利的有效性作出最终结论。这些情形的发生并不以原审被告的意志为转移。另外，涉案的专利类型为发明专利，与实用新型、外观设计等专利类型不同，在授权时已经经过实质审查，权利状态相对稳定。而且也没有证据证明原审被告在申请该发明专利或者提起专利侵权诉讼时明知其专利技术属于现有技术，或者存在其他明显的可能导致专利无法获得授权或无效的情形。因此，原审被告的系列诉讼行为均系依照《民事诉讼法》相关规定正当行使诉讼，主观上并不存在恶意。”

在一系列涉及拟IPO企业主张专利恶意诉讼维权案件【(2019)渝01民初429-431、434-436、438号】[7]中，法院认为：“在涉案实用新型被宣告无效之前，涉案专利权处于合法有效状态，具有正当的权利基础，被告提起诉讼具有法律上的依据。其次在提起专利侵权诉讼时，被告收集并举示了合理的初步证据，对是否构成侵权作出了初步的预判，作为涉案专利的权利人，当发现有侵权可能时，有权利提起诉讼，不具有主观恶意。”

（二）侵权行为事实依据对主观恶意认定的影响

1. 明知对方不侵权仍提起专利诉讼的，可以认定为主观上具有恶意。

提起专利诉讼的一方在起诉时通常需要提交侵权比对表以表明存在侵权事实，其认定侵权的过程至少应当体现基本的比对能力。权利人明知对方不侵权，仍故意通过不当的侵权比对得出侵权结论，提起专利侵权诉讼的情况，属于已经预见自己的行为会导致损害结果并希望这一损害后果发生，具有明显的主观恶意。

在(2023)苏02民初38号案中，原告（被反诉人）明知被告（反诉人）生产的被控侵权产品缺少该案原告涉案专利权利要求中的多个技术特征，两者技术特征未形成一一对应，被控侵权产品未落入涉案专利权保护范围，仍在被告处于上市培育期的关键时机提起专利诉讼，该行为并非正当维权而是滥用权利，构成恶意诉讼。

2. 不能仅凭起诉方侵权认定结论与法院认定结论不一致，当然推定起诉具有恶意。

在当事人拥有合法有效专利权的前提下，不能仅凭其提交的侵权比对表主张的侵权结论与法院认定结论不一致而当然推定其提起诉讼具有主观上的恶意，相反，提交的侵权比对表可以相对完整地陈述对被诉侵权技术方案构成侵权的分析过程，可以证明当事人在起诉时，至少主观上认为其具备提起专利侵权诉讼的侵权行为事实依据。

在一起涉及拟重组上市企业主张专利恶意诉讼维权案件【(2019)粤73知民初1584号】[8]中，法院认为：“即使被告对权利要求记载的方法步骤理解有误，但鉴于侵权判断具有一定的专业性和复杂性，不能以此认定被告在提起1909号案时明知被诉方案不落入涉案专利保护范围。原告主张被告明知被诉侵权方法不构成侵权仍坚持提起本案诉讼，具有主观恶意。但是，原告提交的相关侵权比对的证据，属于专利侵权抗辩的意见，该意见是否成立，需要在专利侵权诉讼中进行审查，并最终由法院认定。即使如原告所称，被诉侵权方法不落入涉案专利保护范围或部分期刊论文、新闻报道对相关技术进行过分析，亦仅能说明被告在侵权比对中不够专业或未获取相关资讯，侵权比对能力不足，而无法证明被告明知不侵权的事实。事实上，被告提交的侵权比对表，相对完整地陈述了被告对于被诉侵权方法构成侵权的分析过程，可以证明被告提起1909号案诉讼时，至少主观上认为其具备事实依据，从而不具有明显的恶意。”

3. 以一案双申的发明专利不具备创造性，主张起诉时主观存在恶意，具有不被支持的可能性。

发明专利的创造性标准高于实用新型专利的创造性标准，并非同日发明专利申请因不具有创造性被驳回，实用新型就一定不具有创造性，故不能据此推定专利权人在提起诉讼时明知涉案专利权应当被宣告无效，更不能据此认定专利权人在提起诉讼时存在恶意，还需要考虑实践中发明专利与实用新型专利创造性的审查标准等因素。

在(2019)渝01民初429-431、434-436、438号案中，法院认为：“被告同日向国家知识产权局提交的权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经过两次审查结合了两份对比文件及公知常识认为该发明专利申请文件记载的权利要求1-4不具备创造性……发明专利申请被驳回的理由为未明显属于涉案实用新型可能被宣告无效的情形，且认定涉案实用新型不具备创造性时使用的对比文件不同于该发明专利认定不具备创造性使用的对比文件。因此，基于实用新型专利的创造性标准不同于发明专利创造性审查差异的考量，故不能以同日申请发明专利不具有创造性，推定涉案实用新型不具有创造性，更不能据此推定专利权人在提起诉讼时明知涉案专利权应当被宣告无效。”从而，人民法院认定被告不属于在起诉时明知权利存在瑕疵的情况，认定被告不存在恶意。

（三）诉讼行为对主观恶意认定的影响

在司法实践中，提起诉讼一方明显不当的诉讼行为也会被作为认定恶意的判断因素。但相比于权利基础和事实依据，诉讼行为很难单独成为认定构成恶意诉讼的情节，而往往是配合其他客观事实综合认定提起诉讼一方的恶意。

1. 明显过高的损害赔偿金额，可能会被认定为起诉具有恶意。

在(2019)沪民终139号案中，法院认为：“原审被告二与原审原告系同业竞争关系，而原审被告一在18号案中提出高达1,000万元的损害赔偿请求，虽然其主张依据(2015)沪嘉证经字第1087号公证书中原审原告在网店销售被控侵权产品时自称的商品单价和销售数量并按照行业通常利润率30%计算原审原告销售被控侵权产品获利近1,000万元，但该金额明显超出了外观设计专利对产品利润的贡献，即便侵权成立也不会获得法院全额支持，故原审被告一提出该项诉请显然具有诉讼维权以外的不正当目的。”

2. 在竞争对手上市关键期提出专利侵权诉讼，结合其他情节可以认定提起诉讼具有恶意。

在(2023)苏02民初38号案中，法院认为原告（被反诉人）与被告（反诉人）有着直接的竞争关系，在提起诉讼前知晓其专利权处于不稳定状态及被告产品不构成侵权的事实，其利用被告处于上市培育期的关键时机提起该案诉讼，目的是逼迫该案被告中止上市审核，阻碍该案被告上市进程，以此打击竞争对手，其诉讼行为并非正当维权而是滥用权利。因此，企业IPO遭遇专利诉讼，相比于一般专利诉讼而言，还可以考虑将企业处于上市关键期作为衡量权利人是否具有恶意的因素之一。

（四）恶意认定中“谦抑原则”的影响

正如(2019)渝01民初429-431、434-436、438号案中人民法院的论述，“在知识产权领域，侵权判断具有专业性的特点，人民法院在认定特定诉讼是否构成恶意诉讼时，更应当适当谨慎，遵循谦抑原则，避免简单地将败诉等同于恶意诉讼，避免因为恶意诉讼从而不当地限制当事人正当行使诉权。”

基于对专利恶意诉讼构成要件的分析以及恶意认定中谦抑原则的考虑，即便是IPO过程中竞争对手发起的专利诉讼，人民法院也不会一概认定为专利恶意诉讼。事实上，启动或者进入IPO程序也并不是专利侵权诉讼的“禁诉期”或“避风港”。竞争对手在企业IPO期间提起诉讼，能够排除滥用诉权、盲目诉讼的，仍然应当认为是市场主体参与竞争、维护企业合法权益的手段。

综上，在当前关于专利恶意诉讼的公开判决中，核心争议焦点主要集中在权利人是否具有“恶意”，其他构成要件认定也是以此为基础展开。因此，在IPO期间遭遇专利诉讼的，企业可以重点分析研判权利人是否存在恶意诉讼的可能性，并依法进行维权。

三、专利恶意诉讼维权的管辖问题

（一）专利恶意诉讼管辖的一般原则

根据《民事诉讼法》第二十九条[9]及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十四条[10]的规定，民事侵权纠纷的管辖规则为，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖，侵权行为地包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。

通常而言，IPO企业因遭遇专利恶意诉讼维权的管辖地，为专利权人诉IPO企业专利侵权之诉的管辖法院所在地。最高人民法院(2019)最高法知民辖终282号裁定书[11]认为，无论从侵权行为实施地还是侵权结果发生地进行考量，均以专利侵权之诉的管辖法院所在地为妥。

（二）权利人针对IPO企业向监管机构进行举报后提起专利诉讼的，监管机构所在地或者举报地难以作为专利恶意诉讼的管辖地。

在IPO专利恶意诉讼中，提起专利侵权之诉的同时，往往伴随着向监管机构进行举报等影响企业IPO进程的手段。在(2019)最高法知民辖终282号裁定书中，最高人民法院认为举报行为属于非诉行为，性质上不属于专利侵权之诉的诉讼行为，综合前述举报行为的性质、管辖的稳定性及可预期性等因素，最高人民法院认为不能以举报地作为专利恶意诉讼的管辖地。

因此，我们认为，权利人针对IPO企业向监管机构进行举报后提起专利诉讼的，监管机构所在地或者举报地难以作为专利恶意诉讼的管辖地。

四、专利恶意诉讼的赔偿范围

由于专利恶意诉讼本质上属于侵权，专利恶意诉讼成立的，侵权人应当承担侵权责任，其赔偿范围主要包括侵权行为造成的损失以及被侵权人的合理开支。

（一）侵害行为造成的损失

通常恶意诉讼行为人承担的赔偿数额应当以受害人的损失为限。在(2017)苏民终1874号案[12]中，法院认为，在受害人的损失难以确定的情况下，可以综合考量相关因素，酌情确定赔偿数额。在该案中，江苏高院综合考虑了现实的经济损失、预期利润的损失、恶意诉讼对社会诚信体系的破坏，以确定赔偿数额。

（二）律师费、交通费、食宿费等合理开支

2020年《最高人民法院关于全面加强知识产权司法保护的意见》提出：“妥善审理因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，依法支持包括律师费等合理支出在内的损害赔偿请求。”2021年《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》指出：“在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”

在(2023)苏02民初38号案中，无锡市中级人民法院认定权利人构成专利恶意诉讼，判决权利人向被侵权人赔偿合理开支40万元，并在《中国资本市场服务平台》发布公开声明，消除影响。

（三）反诉还是另案起诉对赔偿范围的影响

对于专利诉讼的被告能否依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释（2022修正）》第二百三十三条[13]的规定提起反诉主张原告存在专利恶意诉讼并请求赔偿损失存在不统一的司法处理结果。

在(2023)苏02民初38号案中，无锡市中级人民法院认定权利人构成专利恶意诉讼，“根据法律规定，被告（反诉人）有权在反诉中要求原告（被反诉人）承担为本案诉讼支出的律师费等合理费用，其他损失可另行主张”。该案对于IPO企业遭遇专利恶意诉讼进行维权时，是提起反诉还是另行起诉也具有一定的参考价值。

结语

认定专利恶意诉讼具有较高的专业性和复杂性，尤其是恶意的认定具有较高的难度。但是，由于企业在IPO过程中遭到专利恶意诉讼的问题频发，拟IPO企业一旦遭到专利恶意诉讼，需要考虑选择合适的应对方式，本文关于恶意专利诉讼这一维权路径的分析，相信会有助于相关维权企业就专利恶意诉讼引发的损害赔偿之诉进行积极维权。

本团队长期从事知识产权和资本市场方面的实践与研究，将继续致力于协助科技企业资本领域的发展，关注科技企业在资本市场的法律服务、需求，并提供全面支持。

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