驰名商标与注册商标的权利冲突 ——美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易 有限公司等“美贊臣”商标侵权案

驰名商标与注册商标的权利冲突——美赞臣有限公司诉广州诗妍贸易有限公司等“美贊臣”商标侵权案[1]

注册商标专用权的保护边界与商标知名度密切相关。一般认为，商标知名度越高，该商标的权利范围越广。正是如此，我国法律才对驰名商标进行跨类保护。驰名商标侵权纠纷案件中，被告使用的商标是否核准注册不必然影响被诉行为是否侵权的定性。若使用的注册商标存在复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，仍有可能构成侵权。美赞臣诉诗妍、科玛案是中国法院首次在婴儿乳品行业的商标侵权案件中认定知名乳品品牌的注册商标为驰名商标，金杜知识产权团队代理美赞臣有限公司成功获得本案一审、二审的胜诉判决，对于该行业的国内外知名乳品品牌在中国范围内的品牌及商标保护方面影响巨大，具有开创性价值和典型意义。

一、基本案情

美赞臣有限公司（下称“美赞臣公司”）是一家享誉全球的生产营养品的大型跨国公司，自2002年在中国取得注册号为1728465号的“美贊臣”商标，该商标核准使用的商品类别为第5类，包括婴儿奶粉、婴儿食品等。

美赞臣公司发现，广州诗妍贸易有限公司（下称“诗妍公司”）、广州科玛化妆品制造有限公司（下称科玛公司”）和李卡娜生产、销售标有“美贊臣”商标婴幼儿洗浴及护理产品，在产品外包装、产品介绍书及宣传广告上标注“美贊臣”商标，并在互联网上使用“美贊臣”商标进行产品宣传，甚至在产品上标注“美国美赞臣有限公司授权监制”等字样。

美赞臣公司于2013年8月以驰名商标跨类保护为由，向广州市中级人民法院提起商标侵权诉讼。一审法院认为美赞臣公司提交的各方面证据，足以证明涉案注册商标“美贊臣”在第五类婴儿奶粉商品上驰名，认定诗妍公司、科玛公司和李卡娜构成商标侵权行为，应承担相应的民事法律责任，判令三被告立即停止侵权行为并赔偿美赞臣公司的经济损失。诗妍公司、科玛公司不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院作出二审判决，驳回上诉，维持原判。二审判决后，诗妍公司向最高人民法院提起民事再审申请。最高人民法院审查后作出裁定，驳回诗妍公司的再审申请。

二、案件裁判

（一）“美贊臣”商标是否属于驰名商标本案中，美赞臣公司为了证明其注册商标是驰名商标提交了广告宣传、媒体报道、市场占有、经营利润情况、相关荣誉及慈善捐献情况等方面的证据。这些证据能够证明，美赞臣公司对其产品和品牌进行了大量广告宣传，消费者从电视、网络、报刊、杂志等主要媒体均能获得美赞臣公司及其商标、产品的相关信息，且美赞臣公司多次参加慈善捐赠活动，获得过“食品行业十大畅销品牌”等荣誉称号，在相关公众中已具有相当高的知名度。广州尼尔森市场研究有限公司出具的研究报告证明注册商标具有一定市场份额，与上述证据相互印证。

诗妍公司、科玛公司认为，“美贊臣”注册商标在之前的商标行政程序中未曾被认定为驰名商标，原审法院认定“美贊臣”商标是驰名商标适用的标准低于行政程序中的标准。对此，二审法院认为，在民事纠纷案中认定驰名商标与在行政程序中认定驰名商标，是两套互相独立的程序，前者不能以后者为前提。即使行政程序对本案“美贊臣”注册商标未作出驰名认定，也不影响在民事纠纷中对本案注册商标作出是否属于驰名商标的认定。美赞臣公司提供的证据足以认定“美贊臣”商标在第五类婴儿奶粉商品是驰名商标。

此外，诗妍公司提交了案外人朱孔学于2013年出具的《商标授权使用说明书》，该说明显示，朱孔学于2005年在第三类别申请注册“美赞臣”商标，申请号为4967542号，其同意将该商标授权给诗妍公司使用。诗妍公司据此认为，其使用被诉侵权“美贊臣”标识，是合法使用朱孔学的“美赞臣”商标。故依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，判断本案“美贊臣”商标是否驰名，应以案外人朱孔学申请注册的“美赞臣”（简体）商标的申请日（即2005年10月28日）作为时间节点，而美赞臣公司提交的有关商标知名度的证据大量在2005年之后。最高人民法院裁定认为，一审、二审法院根据侵权行为发生时的时间点，以及本案相关事实，认定主张保护的商标是否驰名并无不当。

（二）被诉行为是否构成商标侵权

涉案的“美贊臣”注册商标经美赞臣公司的大量广告宣传、长期使用，广为公众所知，具有极高知名度。诗妍公司、科玛公司在被诉侵权产品上使用的“美贊臣”商标，与美赞臣公司的注册商标相同。被诉标识的使用足以使相关公众以为被诉标识与美赞臣公司驰名商标具有相当程度的联系，误导公众，致使美赞臣公司的利益可能受到损害，属于商标侵权行为。诗妍公司、科玛公司认为其使用被诉标识，是合法使用朱孔学的“美赞臣”注册商标，因此不构成商标侵权。二审法院认为，朱孔学所申请的商标尚未获得核准注册，并不享有商标专用权。即使该商标获得核准注册，如若本案被诉侵权行为早于获得该商标核准注册的时间，被诉侵权行为亦不必然不构成侵害本案“美贊臣”驰名商标的行为。诗妍公司、科玛公司上诉称被诉行为是合法使用朱孔学的注册商标而不构成侵权的抗辩主张缺乏事实和法律依据，不予支持。最高人民法院裁定认为，诗妍公司经授权使用的商标是否注册，均不影响原审法院对本案侵权行为的依法判决。

（三）判赔数额是否合理

科玛公司认为，根据广州工商部门对诗妍公司、科玛公司作出的行政处罚决定和委托加工合同可知，科玛公司受托加工获利远远少于原审判赔数额。二审法院认为，广州工商部门对诗妍公司、科玛公司作出的行政处罚决定和委托加工合同能够证明科玛公司、诗妍公司存在制造被诉侵权产品的实施，但不能推定科玛公司制造行为仅限于该笔合同交易。诗妍公司、科玛公司因侵权所获得的利益或美赞臣公司因侵权所受的损失难以确定，且美赞臣公司明确请求酌情确定赔偿数额，法院综合考虑注册商标是驰名商标，诗妍公司和科玛公司的主观恶意程度，侵权行为的性质和情节，确定赔偿数额及合理维权费用共计70万元。

三、案例评析

（一）驰名商标的认定原则

2013年修订的《商标法》第十四条明确了商标局、商标评审委员会及人民法院可在各自相关程序中对商标驰名情况作出认定，同时列举了认定驰名商标应该考虑的因素。可见，目前我国驰名商标的认定制度是行政保护与司法保护并行的双轨制。商标侵权诉讼案件，并非商标注册异议或评审程序中的商标争议，二者性质完全商标 TRADEMARK8不同、彼此独立。法院及行政机关有权在司法及行政程序中，依据个案作出独立判断，对商标是否驰名的客观事实进行认定。驰名商标是一个事实的认定，应遵循“个案认定”、“被动保护”的原则。一个商标是否“驰名”只有存在冲突的情势下才有认定的法律意义，法院针对与工商总局不同的争议，审查不同证据，是否构成驰名商标的结论当然也可能会发生变化。一个商标在之前未被认定为“驰名商标”，并不证明日后司法或行政程序中就不能对其进行驰名商标的认定和保护。本案中，证明涉案商标构成驰名商标是案件审理的事实前提，对于案件结果至关重要。但存在对美赞臣公司较为不利的事实，即在此前商标评审委员会及商标局作出的裁定中，曾认为美赞臣公司提交的证据不足，没有将“美贊臣”注册商标认定为驰名商标。 在诉前准备阶段，金杜知识产权团队协助美赞臣公司从各个方面搜集组织商标驰名方面的证据，围绕美赞臣公司通过报纸媒体、互联网络、户外广告等多种途径就涉案商标进行广告宣传的事实进行梳理，对“美贊臣”婴儿奶粉产品的市场占有率、销量及利税、销售区域的事实准备相关证据，整理了大量有关“美贊臣”产品的知名度及市场声誉的证据等。本案诉讼中，金杜代理美赞臣公司提交了广告宣传、媒体报道、市场占有、经营利润情况、相关荣誉、慈善捐献情况、市场研究报告等多方面的证据，这些证据足以证明涉案“美贊臣”注册商标在社会公众及相关公众中享有高度赞誉及知名度。

尽管在此前行政程序中没有将“美贊臣”注册商标认定为驰名商标，但本案诉讼程序中，一审法院和二审法院依据美赞臣公司的诉求，具体考察其在本案中提供的证据，做出个案判断，均在判决中确认了美赞臣有限公司拥有的“美贊臣”注册商标为驰名商标，并对其进行了跨类保护，该判决结果与商标局、商标评审委员会的裁定并不矛盾，符合驰名商标的司法保护规定。

（二）认定商标驰名的时间节点

注册商标专用权的保护边界与商标知名度密切相关。一般认为，商标知名度越高，该商标的权利范围越广。正是如此，我国法律才对驰名商标进行跨类保护。而商标知名度并非稳定或永久持续，会随商标的实际使用情况随时处于变化发展过程中，因此，驰名商标是一个客观事实的认定。在商标侵权案件中，只有将商标知名度的判断时间点定位于侵权行为发生时，才能准确把握涉案商标的权利范围，判断被告行为是否侵犯原告的商标权。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“驰名商标司法解释”）第五条规定，当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名……该条规定实际也已经明确，对于侵害注册商标专用权的民事侵权诉讼案件，法院认定商标是否驰名的时间点是被诉侵犯商标权行为发生时。本案中，被告被控的侵权行为发生在2013年，故法院审查认定原告“美贊臣”注册商标是否构成驰名商标的判断时间点应为2013年。《驰名商标司法解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：……（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。被告引用《驰名商标司法解释》第十一条，认为认定原告商标驰名的时间点应为其经授权使用的商标申请时间。《驰名商标司法解释》第十一条实际上针对的是注册商标权利冲突的问题。在原、被告均享有合法有效的注册商标，使用中出现权利冲突时，法院还应考虑被告申请注册商标时原告商标的知名度，以判断被告注册及使用商标的合法性。因此，该条款的适用前提为，诉讼时被告使用的是已经核准注册的商标。本案被告声称的经案外人授权使用的“美赞臣”商标尚未获得核准注册，故《驰名商标司法解释》第十一条不适用于本案情形。

（三）驰名商标与注册商标的权利冲突

实践中，注册商标之间的权利冲突问题屡见不鲜。对此，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（下称“《权利冲突规定》”）第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。根据该规定，两个注册商标发生权利冲突时，不属于法院受理范围，当事人需要通过商标无效程序解决。

但考虑到对驰名商标的保护力度应大于对普通商标的保护力度，法律对涉及驰名商标的权利冲突问题做了例外规定。《商标法》第十三条规定，就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。《驰名商标司法解释》第十一条规定，被告使用的注册商标违反《商标法》第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标……依据该规定，对于侵害驰名商标的在后商标，除“不予注册”外，还应“禁止使用”。对于驰名商标与注册商标之间的权利冲突，驰名商标权利人不但可以通过商标无效程序请求无效在后注册商标，还可直接起诉至法院要求被告停止使用该注册商标。

本案中，被告抗辩不构成商标侵权的主要论点在于，其使用被诉标识是合法使用案外人的注册商标。针对被告提出的注册商标抗辩理由，金杜知识产权团队结合案件事实及相关证据展开了全面梳理，指出了一个被告企图混淆视听的细节，即其实际使用的商标与美赞臣公司涉案的“美贊臣”商标为相同的商标，其中“贊”字为繁体。而其所谓的案外人注册的商标为“美赞臣”，其“赞”字为简体。此外，经法院查明，案外人的“美赞臣”商标尚未核准注册。

但二审法院也在判决中指出，即便商标获得核准注册，被诉侵权行为亦不必然不构成侵权。可见，驰名商标侵权纠纷案件中，被告使用的商标是否核准注册不必然影响被诉行为是否侵权的定性。若使用的注册商标存在复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，仍有可能构成侵权，应停止使用。

本案是中国法院首次在婴儿乳品行业的商标侵权案件中认定知名乳品品牌的注册商标为驰名商标，对于该行业的国内外知名乳品品牌在中国范围内的品牌及商标保护方面影响巨大。金杜知识产权诉讼团队在该案件中代理美赞臣公司，深入研究案件，制定系统的诉讼方案，全面搜集梳理涉案的大量证据，抓住细节针对性回应对方的抗辩理由，成功为美赞臣公司赢得胜诉判决。