美国专利无效实务中102e条款在跨AIA情形下的适用

在美国专利无效实务中，选用对比文献除了需要考虑能否公开技术特征外，根据时间截点，判断能够构成现有技术也是重中之重。笔者近期处理了一起跨AIA的美国专利无效检索，借此机会，在此讨论一下美国专利无效实务中102e条款在跨AIA情形中的适用。

AIA是America Invents Act[1]的缩写，通常译为《美国发明法案》，于2011年09月16日由时任总统奥巴马签署通过，该法案被视为现行美国专利法（35 U.S.C）继1952年修法以来改动最大的一次。其中，部分条款直接生效，另一部分程序性条款，例如授权后程序，在一年后的2012年09月16日生效。还有一些重要的法案内容，如新颖性的判定标准，则在2013年03月16日生效。对于该生效日前申请的专利，新颖性判定仍适用pre-AIA（下称“旧法”）。也就是说，在AIA生效后的至少20年中，美国专利无效实务都可能涉及新旧法两种情形。

笔者处理的美国专利无效检索案情况如下：

图1：美国专利无效检索案图示

此次需无效的目标美国专利T1具有中国优先权T1p，T1p通过《巴黎公约》途径进入美国。笔者在检索中发现对比文件D1，D1公开了T1的全部技术特征，需要判断D1是否构成T1的现有技术。

由于T1的优先权日在AIA生效前，美国申请日在AIA生效后，第一个问题是，对于T1的新颖性的判定，到底是适用旧法还是新法？

在新法颁布后，AIA有两个重要的过渡条款：AIA Sec 3(n)(1)和3(n)(2)[2]。AIA Sec 3(n)(1)定义了AIA对35 U.S.C. 102和103修订的生效日期。AIA Sec 3(n)(2)解释了对跨AIA专利申请的审查适用35 U.S.C. 102和103的规则（具体如下图2所示）。

图2：过渡条款图示

根据这两个过渡条款，优先权日和申请日都在2013年03月16日之前的专利申请，根据旧法进行审查。优先权日和申请日都在2013年03月15日之后的专利申请，根据AIA进行审查。如果专利申请涉及非上述两种情况，即优先权日在2013年03月16日之前，申请日在2013年03月15日之后，则具体分析权利要求的有效申请日，有效申请日指该项权利要求第一次提出的时间。所有权利要求的有效申请日在2013年03月15日之后，适用AIA；所有权利要求的有效申请日在2013年03月16日之前，则适用旧法。值得注意的是，按照AIA Sec 3(n)(2)的规定，如果专利申请中有任何1条权利要求的有效申请日是在2013年03月15日之后的，则统一适用AIA。

在上述法条的基础上，笔者通过研读T1和T1p，判断T1的所有权利要求都得到T1p的支持，即T1的所有权利要求的有效申请日都是T1p的申请日，所以对于T1的新颖性和创造性判断标准应适用旧法。

那么旧法具体是怎样规定的呢？

旧法102涉及对发明专利申请的新颖性要求，包括(a)至(g)共7项。鉴于D1申请在先、公开在后的情况，适用(e)项条款。

原文：

35 U.S.C. 102 (pre-AIA): Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

A person shall be entitled to a patent unless-

(e) the invention was described in — (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language;[3]

译文：

pre-AIA 35 U.S.C. 102 ：授权条件；新颖性和专利权的丧失。

一个人有权获得专利权，除非：

(e) 该发明被公开在：(1) 根据第122(b)条公布的，由另一人在专利申请人的发明之前在美国提交的专利申请，或(2) 根据申请授予的专利，在专利申请人的发明之前由另一人在美国提交的专利，当根据第351(a)条定义的条约提交的国际申请指定美国，并根据该条约的第21条第2款以英文公布时，该国际申请应具有在本小节中提交的美国申请的效力;

即，按照旧法102(e)的规定，破坏T1新颖性的现有技术要看其在美国提交申请的时间。现在D1在美国提交申请的日期晚于T1，即D1不属于102(e)(1)中规定破坏T1新颖性的现有技术。102(e)(2)是针对PCT国际申请的，D1的中国优先权是通过巴黎公约途径进入美国的申请，它并未以英文公布，也无法指定美国，因此，D1也不属于102(e)(2)规定的情况。

在笔者处理的该无效检索中，T1和D1的有效申请日均为图1中的优先权日，而根据旧法102(e)的规定，D1p不能作为影响新颖性T1的现有技术，非常遗憾。

从上述35 U.S.C新旧法对申请在先、公开在后的专利规定的变化中，不难看出在旧法中，以美国实际申请日作为评价新颖性的时间截点，与大多数国家的规定冲突，尤其是违背了巴黎公约的相关规定：

原文：

Article 4

B. — Consequently, any subsequent filing in any of the other countries of the Union before the expiration of the periods referred to above shall not be invalidated by reason of any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, the putting on sale of copies of the design, or the use of the mark, and such acts cannot give rise to any third–party right or any right of personal possession. Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union.[4]

译文：

第四条

B.因此，在上述期间届满前在本联盟的任何其他国家后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。第三人在作为优先权根据的第一次申请的日期以前所取得的权利，依照本联盟每一国家的国内法予以保留。

即根据《巴黎公约》第4条B款的规定，若D1已在缔约国美国提出了申请，不应由于另一项申请（如T1）的提出而使D1失去权利，并且T1碍于D1的优先权应当是无效的，不应当获得任何权利。然而在旧法中，以美国实际申请日作为评价现有技术的时间截点，使T1获得了权利，因而旧法的规定违背了《巴黎公约》。一直到了AIA生效，美国法才与国际条约接轨，在AIA中，102(e)已被废除，申请在先、公开在后的专利申请适用AIA 102(a)(2)条款，法条原文如下：

原文：

35 U.S.C. 102(AIA)：

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

译文：

35 U.S.C. 102(AIA)：

(a) 新颖性；现有技术。——一个人有权获得专利权，除非：

(1) 要求保护的发明在有效申请日之前已经获得专利、在出版物中公开、公开使用、销售，或以其他形式为公众所知；或

(2) 要求保护的发明在根据第151条授权的专利中，或在根据第122(b)条公布或视为公布的专利申请中进行了描述，其中专利或申请，视情况，指定了另一位发明人，并且在要求保护的发明的有效申请日之前有效提交。

即，按照现在AIA 102(a)(2)的规定，D1可以作为T1的现有技术评价T1的新颖性。

图3：102e重要节点时间线

回顾102(e)条款的变迁，会发现自1952年首次增设以来，几乎每次重要改法都会牵扯到它。1952年的102(e)是这样的：“(e) 在该专利申请人完成发明之前，该发明在根据他人在美国提出的专利申请而获得授权的专利中已有描述的”。即如果T1的专利权人在完成发明以前，D1已在美国提交并获得了专利权，则T1不具备新颖性，这项条款初看没毛病，充分体现当时“first-to-invent”的立法理念，但随着1966年著名的希尔默规则（Hilmer Doctrine）的诞生，大家开始意识到102(e)有“漏洞”，国外专利及专利申请的公开竟然不会影响本国专利申请人的权利。

图4：Hilmer案图示

希尔默规则来自1966年美国海关与专利上诉法院（U.S. Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）审理Hilmer[5]案中的判决结果，在Hilmer案中，审查员和专利局上诉委员会都认为Hilmer在美国提交的申请被Habicht的专利申请公开，虽然Habicht的专利申请在美国提交的时间晚于Hilmer的申请，但Habicht的专利申请依法享有瑞士的优先权，因此，审查员和专利局上诉委员会基于35 U.S.C. 119[6]，认为Habicht的专利申请构成Hilmer专利申请的现有技术。然而，在CCPA综合考量当时的35 U.S.C. 102、119和巴黎公约的相关规定后，认为35 U.S.C. 119和巴黎公约中规定的条款，其立法宗旨是维护优先权机制，具有防御性质，却不具备无效专利的攻击性性质，判定专利无效的标准应当以35 U.S.C.102规定的为准，也就是破坏Hilmer专利申请新颖性的Habicht专利需是在美国提交并获得授权的专利，其在瑞士的优先权不能作为影响Hilmer申请新颖性的现有技术。

1975年，美国批准加入《专利合作条约》（PCT），在102(e)条款中加入了“一项PCT申请在其进入美国审查阶段之日构成有效的现有技术”的条款。此时，102(e)有了其在《美国发明人保护法案》（American Inventors Protection Act，AIPA）中的雏形。

在1999年11月29日颁布的《美国发明人保护法案》中又进行了两项相关修改，第一，将用于判断新颖性的现有技术的范围由已经获得授权的专利，扩展至被公开的专利申请。第二，在指定美国的PCT申请中所披露的发明，自其国际申请日起即构成现有技术，前提是该国际申请根据PCT Article 21(2)(a)条款的要求以英文公开。至此，102(e)条款才具备了AIA前旧法的模样。